EURÓPAI JOGI FIGYELŐ
DR. SVINGOR ÁDÁM
Elsőbbség igénylése az ESZE szerint a Kibővített Fellebezési Tanács két döntésének fényében
Az alábbi tanulmányban az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) Kibővített Fellebbezési Tanácsának két, elsőbbség igénylésével kapcsolatos döntését szeretnénk röviden megvilágítani, továbbá megvizsgálni azokat a Párizsi Uniós Egyezmény (PUE) fényében. Mindkét döntés érzékenyen érinti azt a kérdést, hogy egy adott megoldásra nézve az elsőbbség jogosan igényelhető-e, és az igényelt elsőbbségi jog mire terjed ki. Írásunk végén röviden kitérünk a lehetséges gyakorlati következményekre.
Megjegyezzük, hogy az elsőbbséggel kapcsolatos kérdések megítéléséről az ESZH joggyakorlatában dr. Palágyi Tivadarnak az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle jelen számában megjelent cikke ad széles körű áttekintést.
G3/93: Egy új elemeket is tartalmazó európai belentés alapbejelentése elsőbbségi éven belüli publikálásának veszélyei
A G3/93-as döntésben a Kibővített Fellebbezési Tanács az elsőbbségi iratban feltártak uniós éven belüli publikálásának esetleges újdonságrontó hatásával foglalkozott. A Tanács által vizsgált modelleseteket egyszerűsítve mutatjuk be:
1. A bejelentő egy szerződő államban szabadalmi bejelentést nyújt be (1. bejelentés), amely a találmányt A és B jellemzővel jellemzi.
2. Az uniós éven belül a bejelentő publikálja az 1. bejelentésben feltártakat (módosítás nélkül), azaz A és B jellemzőt.
3. Ezután az uniós év letelte előtt a bejelentő továbbfejleszti a találmányt egy további, C jellemző hozzáadásával, és egy következő (európai) bejelentést nyújt be (európai bejelentés), amelyben a továbbfejlesztett, A, B és C jellemzőket tartalmazó megoldásra (2. igénypont) és az eredeti megoldásra is (1. igénypont) oltalmat igényel.
A két megoldás (A + B és A + B + C) egységes az ESZE értelmében.
A Tanács által megválaszolandó kérdés a következő volt: az 1. bejelentést ismertető publikációt (A + B) lehet-e anterioritásként felhozni az európai bejelentés A + B + C jellemzőt tartalmazó igénypontja ellen?
A Tanács véleménye: igen!
A Tanács gondolatmenete röviden a következő volt. Az ESZE 87. cikke értelmében egy elsőbbségi jog akkor illeti meg a bejelentőt, ha az első és az azt követő bejelentés is ugyanarra a találmányra vonatkozik. Amennyiben ez nem teljesül, nem létezik elsőbbségi jog a szóban forgó találmányra nézve. Következésképpen az elsőbbségi bejelentés tartalmának (bármely) publikálása az - annak elsőbbségét igénylő - európai bejelentés benyújtása előtt a technika állásához tartozik, amely publikáció felhozható az európai bejelentés azon elemeivel szemben, amelyeket nem illet meg az elsőbbségi jog.
A fenti példában tehát az 1. bejelentésben feltártakat tartalmazó publikáció az ESZE 54(2) cikke értelmében (azaz újdonság és feltalálói tevékenység szempontjából is) a technika állását képezi, és felhozható az európai bejelentés 2. igénypontja ellen (A, B és C jellemzők). Így tehát, amennyiben C nem jelent feltalálói többletet A és B együtteséhez képest, az igénypontot meg kell semmisíteni.
A döntés következtében tehát ilyen esetben a bejelentő "nincs biztonságban", ha találmányát annak bejelentése után publikálja.
Megjegyezzük, hogy - bár ebben a döntésben még csupán burkoltan - az "azonos találmány" fogalmát a Tanács szűken értelmezte, azaz megkövetelte, hogy az összes igényponti jellemző konkrétan megemlítésre kerüljön az elsőbbségi bejelentésben. Ezt az álláspontját a Tanács az alábbiakban ismertetett későbbi döntésében (G2/98) részletesebben is kidolgozta.
Hellfeld (Hellfeld, 1997) szerint a döntés ellentétesnek tűnik a Párizsi Uniós Egyezmény (PUE) 4.B) szakaszával, noha az ESZE egy a PUE 19. cikke szerinti egyezmények sorában, és így megalkotóinak szándéka szerint nem ellentétes a PUE-val.
Az ESZE és a PUE eltérő szemléletmódja az elsőbbség kérdésében
Ha a kérdésben el kívánunk igazodni, meg kell vizsgálnunk, hogyan fogalmazza meg az elsőbbségi jogot a PUE, illetve az ESZE.
A PUE 4. cikk A) szakasz (1) bekezdése szerint azt, "aki találmányt ... az unió egyik országában szabályszerűen bejelent ... az alább meghatározott határidőkön belül elsőbbségi jog illeti meg arra, hogy bejelentését a többi országban megtegye".1
A 4. cikk B) szakasz definiálja az elsőbbségi jog hatását: "... a bejelentés, amelyet később, de az említett határidők eltelte előtt az unió valamelyik másik országában tesznek, nem érvényteleníthető az időközben bekövetkező tények, nevezetesen ... a találmány közzététele ... következtében". Itt jegyezzük meg, hogy ennek a bekezdésnek megfelelő szakasz az ESZE-ben nem található!
Arra nézve, hogy mi a teendő akkor, ha több bejelentés elsőbbségét igénylik, valamint, ha a későbbi, más országban tett bejelentés új elemeket tartalmaz, a 4. cikk F) szakasza igazít el (többszörös és részleges elsőbbség): "Az unió egyik országa sem utasíthat vissza elsőbbségi igényt vagy szabadalmi bejelentést amiatt, hogy... az egy vagy több elsőbbséget igénylő bejelentés egy vagy több olyan elemet foglal magában, amely nem szerepel abban a bejelentésben, illetve bejelentésekben amelyek alapján az elsőbbséget igénylik, feltéve mindkét esetben, hogy a találmány az ország jogszabályai értelmében egységes."
A 4. cikk H) szakasza az elsőbbségi bejelentésben adott kitanítás szükséges és elégséges feltételét mondja ki, mely szerint "az elsőbbség nem tagadható meg amiatt, hogy a találmány egyes olyan elemei, amelyekre elsőbbséget igényelnek, a származási országban tett bejelentés igénypontjaiban nem szerepelnek, feltéve, hogy a bejelentés adatai együttesen ezeket az elemeket szabatosan meghatározzák."
"Összeolvasva" a PUE idézett részeit és figyelembe véve különösen az - ESZE-ből hiányzó - B) szakaszt, azt a képet alakíthatjuk ki, hogy a PUE az elsőbbségi jogot az "első bejelentés szemszögéből" határozza meg, és mindenekelőtt azt kívánja biztosítani, hogy egy ilyen bejelentés publikálása (és más cselekmények) az uniós éven belül semmiképpen se veszélyeztethessék a bejelentő jogait.
Az ESZE ezzel szemben a következőképpen határozza meg
- az elsőbbségi jogot:
87. cikk (1): "Azt, aki szabadalom...iránt szabályszerű bejelentést tett ... a Párizsi Uniós Egyezményben részes államban..., elsőbbségi jog illeti meg arra, hogy ugyanazon találmány tekintetében európai szabadalmi bejelentést tegyen az első bejelentés bejelentési napjától számított tizenkét hónapos időtartamon belül."
- az elsőbbségi jog hatályát (amelynek megfelő szabály a PUE-ban nem található):
89. cikk: "Az elsőbbségi jog hatása, hogy az európai szabadalmi bejelentés bejelentési napjának az 54. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 60. cikk (2) bekezdése szempontjából az elsőbbség napja számít."
- és a részleges és többszörös elsőbbség lehetőségét:
88. cikk (2): "Az európai szabadalmi bejelentés tekintetében több elsőbbség is igényelhető.... Ha erre mód van, bármelyik igénypontra több elsőbbség igényelhető...."
88. cikk (3): "Ha egy európai szabadalmi bejelentés tekintetében egy vagy több elsőbbséget igényelnek, az elsőbbségi jog az európai szabadalmi bejelentésnek csak azokra az elemeire terjed ki, amelyeket az elsőbbséget megalapozó bejelentés, illetve bejelentések is tartalmaznak."
A 88. cikk (4) bekezdése gyakorlatilag megegyezik a PUE 4. cikk H) szakaszával.
Tehát, míg az elsőbbségi jogot magát a két egyezmény lényegében hasonlóan fogalmazza meg, annak hatályát egészen eltérően: míg a PUE az elsőbbségi bejelentésben foglaltakat "védi meg" egy későbbi bejelentés "céljára" [4. cikk B) szakasz], az ESZE a későbbi (európai) bejelentés bejelentési napját "terjeszti ki" visszafelé az időben a technika állásának effektív időpontja [54. cikk (2) és (3) bek.] és a szabadalmi igényjogosultság [60. cikk (2). bek.] vonatkozásában, így az európai bejelentés bejelentőjét jutalmazza vagy nem jutalmazza meg bejelentésének korábbra datálódó újdonságával (89. cikk). Az elsőbbségi jog megfogalmazásában is található azonban egy fontos különbség: az ESZE feltételül szabja, hogy a későbbi, európai bejelentés "ugyanarra a találmányra" vonatkozzon.
Különbség mutatkozik a részleges elsőbbségekkel kapcsolatos szemléletmódban is: míg a PUE - az elsőbbségi bejelentés tartalmát "védő" alapszemléletével összhangban - azt hangsúlyozza, hogy ilyen esetben nem tagadható meg az elsőbbségi igény, az ESZE inkább annak korlátait fogalmazza meg, hogy az elsőbbségi jog mire terjedhet ki. Ilyen tekintetben érdemes összehasonlítani a PUE 4. cikk F) szakasza és az ESZE 88. cikk (3) bekezdése szóhasználatát. Előbbié inkább a hatóságok, míg utóbbié inkább a bejelentők számára állít fel korlátokat. (A témával kapcsolatban részletesen lásd: Hellfeld, 1997.)
A Kibővített Fellebbezési Tanács a G3/93-as döntésben mindezek ellenére arra a következtetésre jutott, hogy az ESZE a PUE-val összhangban szabályozza az elsőbbség jogintézményét. Érvei azonban csupán arra korlátozódtak, hogy megállapította: az ESZE mely cikkei a PUE mely cikkeinek felelnek meg; utóbbiakat azonban nem értelmezte. Ezért a Tanács azon állítása, hogy döntése nem ellentétes a PUE-val, nem meggyőző. A Tanács ugyanakkor határozottan szembeszállt a Műszaki Fellebbezési Tanács egy korábbi döntésben (T301/87) adott értelmezésével, amely azáltal kísérelte meg összhangba hozni az ESZE 87. cikkét a PUE-val, hogy az "azonos találmány" követelményét liberálisan értelmezte, azaz a találmány működésének és hatásának azonosságát vizsgálta.
G2/98: A Kibővített Fellebbezési Tanács szigorú értelmezése az "azonos találmány" követelménye tekintetében
A G3/93-as döntés ellenére kialakuló ellentmondásos joggyakorlat - és talán egyben a döntésben magában rejlő bizonytalanság - sarkallta az ESZH elnökét arra, hogy 1998. július 8-án az ESZE egységes alkalmazásának érdekében újra kérdésekkel forduljon a Kibővített Fellebbezési Tanácshoz. A G2/98-as, Palágyi Tivadar cikkében röviden ismertetett döntés [Palágyi, (2001)], amely kifejezetten az ESZE 87. cikk (1) bekezdés szerinti "azonos találmány" értelmezésével foglakozik, a fogalmat formálisan, szűken értelmező (ún. "kemény vonalas" Tyrell, 2000) korábbi döntésekkel van összhangban.2
Az említett ellentmondásos joggyakorlat, amiben a Tanácsnak döntést kellett hoznia, az "azonos találmány" követelményének megítélése kapcsán alakult ki (lásd: AHLBINS, 2001; Williams, 2001); Tyrell, 2000). Az ún. újdonsági próbát alkalmazó megközelítés szerint annak megítélése, hogy egy korábbi bejelentés elsőbbségét jogosan igényelték-e egy későbbi bejelentés egy igénypontjára nézve, azon alapul, hogy az igénypont tárgyát, legalábbis implicite, mindazonáltal egyértelműen feltárták-e az elsőbbségi bejelentésben. Ennek szigorú változata szerint az azonosság vizsgálatakor az ESZE-nek a bejelentés módosítására vonatkozó rendelkezését [123. cikk (2) bekezdés] kell alkalmazni. Ilyen szemléletű, sokat idézett döntés a T77/97-es (RHONE-POULENC/Taxoids), amelyet - mint példát a döntés után várható joggyakorlatra - alább vázlatosan ismertetünk. A liberálisabb megközelítés szerint azonban amennyiben egy későbbi bejelentés egy igénypontja további műszaki jellemzőt tartalmaz, amelyet az elsőbbségi bejelentésben konkrétan nem tártak fel (még implicite sem), az elsőbbségi igény mégis jogos, azaz a találmány azonosnak tekinthető, ha az említett műszaki jellemző - noha lehet, hogy az oltalmi kör meghatározása szempontjából lényeges - nem változtatja meg a találmány működését és hatását. Az első és talán legismertebb döntés, amely ezt a megközelítést alkalmazza, a T73/88-as (HOWARD/Snackfood).
A G2/98-as döntés egyértelműen a szigorúbb megközelítés mellett tört lándzsát, aminek lehetséges hatását részben a G3/93-as döntés kapcsán láttuk, részben pedig a tanulmány végén vizsgáljuk.
A döntés konklúziója a következő:
"Az elsőbbség igénylésének azon követelménye, hogy ťazonos találmányraŤ kell vonatkoznia az ESZE 87. cikk (1) bekezdés értelmében, azt jelenti, hogy egy korábbi bejelentés elsőbbségét egy európai bejelentés egy igénypontja tekintetében (az ESZE 88. cikk értelmében) csupán akkor kell elismerni, ha szakember az igénypontban foglaltakat egyértelműen és közvetlen módon le tudja vezetni, általános tudásának alkalmazásával, a korábbi bejelentés egészéből." (kiemelés a szerzőtől)
A döntésből kiderül, hogy az "egyértelműen és közvetlen módon" való levezethetőség követelményét a Tanács szigorú értelemben használta, azaz lényegében ugyanolyan kritériumokat kell alkalmazni, mint az újdonságvizsgálat esetén.
Mint említettük, az "azonos találmány" követelménye, legalábbis kimondva, nem szerepel a PUE-ban. A Tanács ebben a döntésében azonban részletesen indokolta, hogy miért tartja a szigorú joggyakorlatot a PUE-val összhangban levőnek. Mivel a mi érdeklődésünk középpontjában is ez áll, kivonatosan ismertetjük a Tanács érvelését.
G2/98: A szigorú európai joggyakorlat és a PUE
Mint említettük, az "azonos találmány" követelményének szigorú értelmezése azt eredményezi, hogy az elsőbbségi igényt mindenképpen meg kell tagadni egy európai bejelentés olyan igénypontjától, amelynek nem minden jellemzője szerepelt az elsőbbségi bejelentésben. Ezáltal az elsőbbségi bejelentés tartalma, amennyiben az az európai bejelentés benyújtása előtt nyilvánosságra jut, felhozhatóvá válik az említett igényponttal szemben és megakadályozhatja annak szabadalmazhatóságát.
A Tanács érvelése, mely szerint a döntés a PUE idevágó rendelkezéseiből is levezethető, az alábbi pilléreken nyugszik.
1. A PUE 4. cikk F) szakasza szerint, amennyiben a bejelentés egységes, nem tagadható meg az elsőbbségi igény pusztán amiatt, hogy a bejelentés egy vagy több olyan elemet foglal magában, amely nem szerepel az elsőbbségi bejelentésben. A Tanács - történeti értelmezésre, nevezetesen az 1911-es Washingtoni Konferenciára hivatkozva - megállapítja, hogy "elem" alatt nem a találmány egy jellemzője, hanem egy megvalósítási módja vagy egy példája értendő (annak összes jellemzőjével) (G2/98, 2001, p. 423.; Harrison, 2001).
Ebből a megállapításból következik, hogy a 4. cikk H) szakasz szerint az elsőbbséget a találmány egyes megvalósítási módjaira (elemeire) lehet igényelni. Bár a 4. cikk H) szakasz éppen azt mondja ki, hogy az elsőbbségi igény mikor nem utasítható el, a Tanács a 4. H) szakasz (szerintünk túlontúl merész) megfordításával megállapítja, hogy egy elsőbbségi igény elutasítható, ha egyetlen igénypontban foglaltakat (az összes jellemző tekintetében) az elsőbbségi bejelentés mint egész nem tárja fel. Ez a megfordítás, ha az "elemeket" mint "jellemzőket" értenénk, éppen ellentmondana a PUE 4.F) szakasznak (Hellfeld, 1997), így azonban összhangba "erőltethető" azzal.
2. A PUE fenti két szakaszának vizsgálata után a Tanács arra a következtetésre jut, hogy az "azonos találmány" ESZE szerinti fogalma és az az általános feltételezés, hogy a PUE szerint egy később benyújtott bejelentésnek azonos tárgyúnak kell lennie (bár a PUE 4.A) 1. bekezdésben ez a követelmény nem szerepel kimondottan), ugyanazt a követelményt takarja. Ezzel kapcsolatban a Tanács egy kommentárra hivatkozik (Wietzorek, 1975, p. 149.), hasonló gondolatokat tesz közzé Bodenhausen is (Bodenhausen, 1968, p. 38.). Az említett szerzők azonban hangsúlyozzák azt is, hogy a találmány "továbbfejlesztése" a későbbi bejelentésben nem lehet az elsőbbség elnyerésének akadálya (Wietzorek, 1975, p. 156., Bodenhausen, 1968, p. 44.). Az említett szerzők tehát, úgy tűnik, inkább a "liberális értelmezéssel" értenének egyet.
Megjegyezzük, hogy az "azonos tárgy" követelményét Ullmann árnyaltabban fogalmazza meg: "Amennyiben a későbbi bejelentés tárgya, amelynek tekintetében a szabadalmi igénypontok tartalma az irányadó, az első bejelentés tartalmát meghaladja, az elsőbbségi jog csupán az első bejelentésnek a későbbi bejelentéssel azonos részeire terjed ki, a többletre nem..." (Ullmann, 1981, p. 75., 12. pont).3
A "találmány" fogalmát a Tanács úgy határozza meg, mint "jellemzők egy konkrét kombinációját, amely egy igénypontban szerepel" (G2/98, 2001, p. 422., 2.). Ugyanakkor a találmány elemeivel kapcsolatban fent elmondottakat figyelembe véve úgy fogalmaz, hogy: "mind ťa találmány egy elemeŤ, mind ťaz európai bejelentés egy elemeŤ valójában az európai szabadalmi bejelentésnek egy igénypontjában definiált tárgyát képezi" (G2/98, 2001, p. 425., 6.2.). Úgy tűnik tehát, hogy egy igénypontot, illetve az abban foglalt megvalósítási módot a Tanács mintegy a bejelentés "legkisebb egységének" tekinti, amely nem osztható tovább. Ezért tehát vagy teljes egészében megilleti egy korábbi elsőbbség a körvonalazott szigorú feltételekkel, vagy részlegesen sem.
3. Felmerül tehát az a kérdés, hogy miért nem lehetséges több elsőbbséget igényelni ugyanarra az igénypontra, holott az ESZE 88. cikk (2) bekezdése erre kifejezetten lehetőséget biztosít. Ez biztosíthatná az igénypont egyes jellemzőinek korábbi elsőbbségét, míg a csupán később feltárt jellemzőkre későbbi elsőbbség lehetne érvényes. Ezáltal mind az elsőbbségi bejelentésben feltárt találmány publikálással szembeni védelme, mind az ESZE által szabott (akár szigorúan értelmezett) követelmények teljesülnének.
A Tanács itt újra történelmi jogértelmezéshez nyúl, nevezetesen annak vizsgálatához, hogy a fenti lehetőség milyen megfontolások mellett került be az egyezménybe. Ennek eredményeképpen a Tanács megállapítja, hogy a többszörös elsőbbség csupán olyan igénypontok esetében jogos, amelyekben vagylagosság található ("OR claims"), vagyis az igényponti jellemzők két csoportra oszthatók, amelyek két külön találmányt definiálnak, illetve két külön megvalósítási módra igényelnek oltalmat. Az elsőbbségek tehát nem "oszthatók meg" jellemzők között.
A Tanács ezzel minden önmaga által a PUE értelmezésével kapcsolatban feltett kérdést megválaszolt, és első pillantásra úgy tűnik, érvelése logikus, önmagában zárt rendszert képez. Véleményünk szerint azonban gyengéje éppen abban rejlik, hogy bár a "felépítmény" logikus, "alapját" a PUE idevágó szakaszainak csupán egy része, továbbá önkényesen megválasztott kommentárokon és szavak jelentésének értelmezésén alapuló előfeltevések képezik. Ennek legfeltűnőbb példája az, hogy a Tanács nem vesz tudomást a PUE 4. cikk B) szakaszáról.
A PUE 4. cikk B) szakaszának "elhallgatása": disszonancia a PUE és az ESZE között
Árulkodó jel, hogy a Tanács nem tér ki a PUE 4. cikk B) szakaszára, amely az elsőbbségi jog hatását definiálja a PUE szerint. A Tanács érvelésének eredménye ugyanis az első bejelentést követő bejelentésre nézve nem biztosítja, hogy az ne legyen érvényteleníthető "az időközben bekövetkező tények, nevezetesen ... a találmány közzététele ... következtében", különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a PUE 4. F) kifejezetten számol új jellemzők megjelenésével.
A Tanács az általa levont következtetést azonban az elsőbbségi jog hatásának tekintetében kielégítőnek és "éppen az elsőbbségi jog céljával és tárgyával" összhangban levőnek látja az ESZE szempontjából, amely az újdonság tekintetében a bejelentési napot "tolja korábbra": "Az a védelem, amelyet - az újdonságrontás elkerülésére - az első bejelentés napjától számított tizenkét hónapos időszak alatt feltártakkal szemben biztosítani kell, csupán ugyanazon találmánnyal kapcsolatban benyújtott, következő bejelentéssel kapcsolatban szükséges." (G2/98, 2001, p. 424., 5.).
Az alábbiakban példákon keresztül azt szeretném bemutatni, hogy az említett "védelem" - a Tanács véleményével szemben - számos esetben nem kielégítő.
A "szigorú" joggyakorlat lehetséges hatását szemlélteti a T77/97-es döntés
A Tanács által helyesnek ítélt joggyakorlat hatását egy korábbi döntésből vett kémiai példán szemléltetjük (Tyrell, 2000), T77/97, 1998):
A találmány tárgya az (I) általános képletű komplex molekula volt:
R-[1. összetevő][2. összetevő-]R1 (I).
Az elsőbbségi irat (1. bejelentés) 3. igénypontjában:
R jelentése A vagy B,
R1 jelentése C vagy D.
A konkrét vegyületek előállításáról az 1. bejelentés nem számolt be. A későbbi (európai) bejelentés 4. igénypontjában a bejelentő egyetlen vegyületre korlátozott, amelynek előállításáról egy időközben publikált dokumentum adott hírt:
R jelentése A,
R1 jelentése C.
Az ügyben döntést hozó Tanács is elismerte, hogy az 1. bejelentés "elegendő információt tartalmazott, hogy szakember képes legyen nehézség nélkül előállítani" mind a négy vegyületet. Ennek ellenére, a 4. igénypontot a Tanács véleménye szerint nem illette meg az 1. bejelentés elsőbbsége! A Tanács véleménye szerint, amelyet az ESZE 87(1), 88(2) és 88(4) cikkének vizsgálata után alakított ki, "kémiai vegyületek egy csoportja éppen hogy nem ekvivalens konkrét kémiai vegyületeket bemutató listával vagy táblázattal"([T77/97, 1998, p. 263., 7.2.), és "ezeket a vegyületeket nem lehet úgy tekinteni, mint amelyeket ťszabatosanŤ4 (ťspecificallyŤ) feltárt az (elsőbbségi) irat". Tehát "a kérdéses elemek, nevezetesen a szubsztituensek közötti konkrét összefüggések későbbi megjelölése, ... amelyekről (a bejelentő) csupán később, [azaz azután, hogy a kérdéses vegyületeket az 1. dokumentum (az időközben publikált dokumentum kifejezetten feltárta) állította, hogy lényegesek, nem részei az elsőbbségi iratban található kitanításnak"; uott., p. 264., 7.3].
A döntésből jól látható, hogy az elsőbbségi irattal szemben nem csupán az a követelmény, hogy szakember számára megvalósíthatóan feltárja a szóban forgó elemet, megvalósítási módot, illetve találmányt (ezek a G2/98 értelmében szinte szinonimák), hanem, hogy szabatosan5 ("specifically") feltárja azt. Ez sokkal formálisabban vizsgálható követelmény: a jellemzőnek implicite vagy explicite levezethetőnek kell lennie a leírás szövegéből. Mivel jelen esetben a konkrét vegyület kiválasztására nem történt utalás az elsőbbségi iratban, ez a további "jellemző" a Tanács véleménye szerint egy új találmányt eredményezett, amely nem volt azonos az elsőbbségi bejelentésben feltárttal.
Néhány gyakorlati következmény
Úgy véljük, célszerű a fentieket figyelembe venni magyar (esetleg a jövőben egyéb külföldi) megbízók európai bejelentéseinek megfogalmazásánál, illetve, amennyiben lehetséges, a külföldi szabadalmaztatási stratégia kidolgozásánál.
A fenti döntések (G3/93, G2/98, T77/97) az elsőbbségi igény jogosságát - a jogbiztonság érdekében - bevallottan sokkal formálisabban vizsgálják, mint a "liberális" joggyakorlat szerintiek (T73/88 és - bizonyos fokig - T301/87). A legtöbb feltalálótól, sőt műszaki végzettségű embertől nagyon távol áll ez a fajta formális (talán "túl jogászi") gondolkozás. A kialakulóban lévő európai joggyakorlat tehát fokozott felelősséget ró a bejelentést elkészítő ügyvivőre. Mindenesetre a szóba jöhető megvalósítási módokat minden elképzelhető kombinációban érdemes konkrétan felsorolni a leírásban. Sajnos ez a terjedelem növekedésével járhat.
Egy találmány az elsőbbségi év alatt többnyire folyamatosan fejlődik. Továbbá, a bejelentők gyakran nagyon erős "publikációs nyomás" alatt állnak. Mindezek következtében az elsőbbségi bejelentés - esetleg minden gondosság ellenére is - gyakran kidolgozatlan a későbbi, "végleges" bejelentéshez képest. Amennyiben ilyen esetben a későbbi, például PCT-bejelentésbe lényeges új anyag került, különös óvatossággal kell eljárni az igénypontsorozat és még inkább a leírásnak az oltalom megalapozása szempontjából lényeges részei elkészítésénél. Esetleg, ha erre lehetőség van, megfontolandó lehet az európai út kikerülése is, hiszen az egyes tagállamokban érvényben van a PUE, és az elsőbbségi igény jogosságát ilyen esetben az határozza meg.
Felhasznált irodalom
ALBIHNS "G 2/98 Enlarged Board of Appeal Opinion - Basis for priority, same invention" EPC - TODAY, 2001, 14. sz., július
Bodenhausen, G. H. C.: Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property; BIRPI, Genf, 1968
G2/98, OJ EPO, p. 413. 2001
G3/93, OJ EPO, p. 18. 1995
Harrison, Mike, ALBIHNS GmbH, Személyes közlés (2001. október 31.)
Hellfeld, Axel von: Welche Wirkung hat die Inanspruchnahme einer Priorität? Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1997. 88. sz. p. 294-298.
Palágyi Tivadar: Hírek a külföldi szabadalmi, használati minta-, ipari minta- és védjegyjog területéről: 7. Európai Szabadalmi Hivatal, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 106. évf., 5. sz., 2001, p. 54.
T301/87, OJ EPO, p. 335. (BIOGEN/Hepatitis B virus), 1990
T73/88, OJ EPO p. 557. (HOWARD/Snackfood), 1992
T77/97, E.P.O.R, p. 256. (RHONE-POULENC/Taxoids), 1998
Tyrell, Bill: Hot topics before the Enlarged Board of Appeal of the EPO and the Implications for Biotech Patenting, A Koppenhágai "Patenting and Exploiting Biotechnology Inventions" konferencián elhangzott előadás (2000. szeptember 24-25.)
Ullmann, Eike: Die Pariser Verbandsübereinkunft - PVÜ, a "Beck'sche Kurzkommentare: Band 4, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz" c. műben, C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1981
Wietzorek, Reinhard: Die Unionspriorität im Patentrecht, Carl Heymans Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München, 1975
Williams, John: Enlarged Board of Appeal decides question of claims to priority, Word Intellectual Property Report, 2001, 15. sz. p. 29.
Lábjegyzetek:
1 A cikkben a PUE hatályos magyar fordítását idézzük (1970. évi 18. sz. trv.). Megjegyezzük, hogy itt pontosabb volna a "hogy bejelentést tegyen a többi országban" kifejezés, azaz a jogszabály nem írja elő, hogy a későbbi bejelentésnek ugyanannak kell lennie!
2 Az Európai Szabadalmi Hivatal elnökének kérdése a Kibovített Fellebbezési Tanácshoz teljes terjedelmében a következő volt:
1.(a) Jelenti-e a találmány azonosságának ESZE 87. cikk (1) bek. szerinti követelménye azt, hogy egy késobbi bejelentésre nézve egy korábbi, a későbbi bejelentésben igényelt elsőbbségű bejelentés alapján levezethető elsőbbségi jog kiterjedését a korábbi bejelentésben - legalábbis implicite - feltártak határozzák meg, egyben korlátozva is az elsőbbségi jogot?
1.(b) Másképpen, egy ennél kisebb mértékű megfelelés a korábbi bejelentés és a későbbi bejelentésben igényeltek között elégséges lehet-e ebben a tekintetben, és az elsőbbségi jog megalapozott marad-e?
2. Amennyiben az 1.(b) pontban feltett kérdésre a válasz igen, milyen kritériumokat kell alkalmazni annak megállapítására, hogy a későbbi bejelentésben megfogalmazott oltalmi igény a korábbi bejelentésben feltárt azonos találmányra vonatkozik-e?
3. Különösen azokban az esetekben, amikor a korábbi bejelentésben még implicite sem feltárt jellemzoket szerepeltettek a késobbi bejelentés releváns igénypontjaiban, vagy amikor a korábbi bejelentésben általánosabb módon meghatározott jellemzőket a későbbi bejelentésben pontosítottak vagy szűkebben határoztak meg, levezethető-e ennek ellenére elsőbbségi jog a korábbi bejelentésből, és amennyiben igen, milyen kritériumokat kell teljesíteni az elsőbbség megalapozásához?
3 A Tanács érvelését továbbá a PUE 4. C. (4) bekezdésére való hivatkozással támasztja alá, amely megköveteli, hogy a két bejelentés "azonos tárgyra" vonatkozzon. Az idézett bekezdés azonban nem az elsőbbségi igény jogosságáról, hanem arról szól, hogy mely bekezdés tekinthető első bejelentésnek.
4 A PUE hatályos magyar szövege szerinti kifejezés.
5 A PUE 4. H) magyar fordításában használt kifejezés.