KISS GYULA ATTILA - RADNÓCZY GYÖRGYNÉ
A találmányok egysége és a megosztásegység hiánya esetén
W 6/90
W 6/97
W 3/94
W 4/96
T 470/91
G 2/92
1. jogeset (T 178/84)
2. jogeset (T 87/88)
Az 1995. évi XXXIII. törvény az Európai Szabadalmi Egyezményben (European Patent Convention, a továbbiakban: EPC) foglaltakkal teljesen megegyezően, és összhangban a Szabadalmi Együttműködési Szerződéssel (Patent Cooperation Treaty, a továbbiakban PCT) határozza meg a találmányok egységére vonatkozó követelményeket. A szerzők az Európai Szabadalmi Hivatal (European Patent Office, a továbbiakban: EPO) joggyakorlatát vizsgálták a Fellebbezési Tanácsok és a Kibővített Fellebbezési Tanács egyes döntései alapján, a cím szerinti területen. Ezek a döntések az EPO hivatalos lapjában voltak hozzáférhetőek. A tanulmány a rendelkezésre álló nagy mennyiségű határozatból azok ismertetésére szorítkozik, amelyek részben a magyar joggyakorlatban nem jelentek meg az újdonságvizsgálati szakaszban, csak az érdemi vizsgálat során, részben pedig eltérő értelmezések fordultak elő, különös tekintettel a Markush-típusú igénypontok használatára.
A PCT 13.1 szabálya (a továbbiakban: PCT Rule 13.1) alapján a nemzetközi bejelentés csak egy találmányra vagy több olyan, egymással összefüggő találmányra vonatkozhat, amelyek egyetlen közös találmányi gondolatot alkotnak ("a találmány egységének a követelménye"). Az egység hiánya lehet nyilvánvalóan a priori a szakember általános tudásából következően, azaz mielőtt az igénypontokat a kutatás folyamán megállapított technika állásával összefüggésben megvizsgálták volna, vagy lehet nyilvánvalóan a posteriori a korábbi technika állása fényében.
Amennyiben a kutatási szakaszba esik annak megállapítása, hogy a találmányok megfelelnek-e az egység követelményének, az első megvizsgálandó kérdés az, hogy a találmányokat egyetlen közös gondolat kapcsolja-e össze.
Ez a gondolat kifejeződik az ugyanabban a bejelentésben egyenként értelmezett, különböző kitanítások közös jellemzőiben. Azonban szem előtt kell tartani, hogy az ilyen kitanításoknak nem csak a releváns igénypontban meghatározott, a feladat megoldását ábrázoló közvetlen tárgyat kell átfogniuk, hanem a hatásokként kifejeződő műszaki következményeket is.
Egy egyetlen közös gondolatról ezért kimondható, hogy jelen van, ha a bejelentésben levő kitanítások - amelyek az igényelt tárgy szerkezeti jellemzőiből és/vagy azokhoz a tárgyakhoz kapcsolódó következményből vagy eredményekből származnak - között csak részleges azonosság létezik.
A találmány egysége céljából a PCT Rule 13.1 azt is meghatározza, hogy az egyetlen közös gondolatnak inventívnek kell lennie. Még egy adott egyetlen közös gondolat esetén is fennáll az egység hiánya, ha a gondolat nem inventív jellegű.
A találmány egységességének meghatározása során a PCT Rule 13.1 értelmében el kell dönteni, hogy a nemzetközi bejelentésben igényelt találmányok csoportja egységes közös találmányi gondolaton alapul-e vagy sem.
A PCT Rule 13.2, amely meghatározza a megállapítási módszert arra vonatkozóan, hogy a találmány egységességének követelménye ki van-e elégítve, kimondja:
"Ha a találmányok egy csoportját igénylik ugyanabban a nemzetközi bejelentésben, a Rule 13.1 által meghatározott egység követelménye csak akkor teljesül, ha a találmányok közt, amelyek egy vagy több azonos vagy egymásnak megfelelő különleges műszaki jellemzővel rendelkeznek, műszaki összefüggés van. A ťkülönleges műszaki jellemzőkŤ kifejezés azokat a műszaki jellemzőket jelenti, amelyek meghatározzák, hogy az igényelt találmányok mindegyike egészében mennyiben járul hozzá a technika állásának meghaladásához."
Az egység hiánya miatti kutatási pótdíj megfizetésére vonatkozó felhívás kiadása előtt következésképpen az újdonságvizsgálónak ki kell mutatnia, hogy a szakember adott általános ismerete ("a priori") vagy a kutatás által feltárt technika állása, amely az igénypontokban először meghatározott tárgyra vonatkozik ("a posteriori") alapján az egyetlen közös gondolat ténye nyilvánvalóan semmiképpen nem járulhat hozzá a találmányi lépéshez.
A találmányok egységének meghatározása a következő módon kell, hogy történjen:
- függetlenül attól, hogy a találmányokat külön igénypontokban vagy egyetlen igénypontban változatokként igényelték (PCT Rule 13.3);
- a leírás és a rajzok alapján értelmezett igénypontok tartalma alapján [PCT Végrehajtási Szabályzat B Függelék 1(b) pont], ami nem csak a Nemzetközi Kutató Hatósághoz (International Searching Authority, a továbbiakban: ISA) kapcsolódik, hanem a "háromtagú tanács"-ként működő Fellebbezési Tanácshoz is [PCT Rule 40.2 (c) és (e)].
A lényeges hatásoknak, azaz az igényelt találmányok csoportja által biztosított eredményeknek, a műszaki feladatból láthatóan kell következniük vagy a leírásban megállapított vagy abból kikövetkeztethető kitűzött feladatból. Ezért a találmány egységének meghatározása - előfeltételként - az illető találmányok csoportjából következő műszaki feladatnak vagy feladatoknak az analízisét igényli.
A technika állásához képest az igényelt találmánnyal vagy találmányok csoportjával kapcsolatos műszaki feladatok megállapításának rendszerint azzal kell kezdődnie, hogy mi tekinthető a leírásban az igényelt találmány lényegének, mivel kompozícióra vonatkozó igénypontok általában nem tesznek említést az ilyen kompozícióval elérhető műszaki hatásokról (szubjektív feladat).
A kutatás által feltárt technika állása nyilván relevánsabb, mint amit a leírásban ismertettek, ezért meg kell vizsgálni, hogy mit kell tekinteni a lényeges műszaki feladatnak mind a leírás, mind a kutatás által feltárt technika állásának mint egységes egésznek a figyelembevételével (objektív feladat).
A különösen érdekesnek talált jogesetek ismertetése során először a teljes publikáció visszakereshetőségére utaló ügyszámot tüntetjük fel, (pl. W 6/90), ezt követi a döntés szempontjait röviden meghatározó néhány gondolat (kulcsszavak), majd a tényállás ismertetése után következik a tanácsok részletes indoklással meghozott határozata.
Kulcsszavak:
- az egység a priori hiánya;
- az egyetlen közös gondolat nem inventív.
A nemzetközi bejelentésben az 1., 7. és 8. igénypontok a következők:
1. Mesterséges csípőízület, amelyre jellemző, hogy legalább részlegesen egy üreges alkotórészből áll, amely oldalról nyitott.
7. Mesterséges csípőízület, amelyre jellemző, hogy a protézis egyenes nyél alakú és oldalnézetből S-alakú tömegeloszlása van, a fekvő keresztmetszetű protézis súlypontja a test középpontjához közelebb eső (proximális), részben hátoldalú (dorzális), és a központtól távol eső (disztális) részben hasmánt irányú (ventrális) a protézistengelyhez viszonyítva.
8. Mesterséges csípőízület, különösen az 1-7. igénypontok bármelyike szerinti, amelyre jellemző, hogy a protézis feje egy-, két- vagy háromdimenzionálisan illeszthető, illeszthetősége mindegyik irányban előnyösen független.
A PCT Rule 13.2 példákat ad azokra a különböző kategóriájú, független igénypontokban meghatározott tárgyak kombinációira, amelyek a PCT Rule 13.1 alapján egyetlen közös gondolatot kialakítva kapcsolódnak össze. A PCT Rule 13.2(i) szerint például a találmány tárgyai (egy termék, az említett termék előállítására speciálisan alkalmazott eljárás és az említett termék alkalmazása) egyetlen közös gondolatot fejeznek ki, mert egyrészről a termék és annak alkalmazása között részleges azonosság van, amely a termék szerkezeti jellemzőiből származik, másrészről a termék és az előállítására speciálisan alkalmazott eljárás is részleges azonosságot mutat, amely szintén abból a termékből származik, amely az eljárás hatásának vagy eredményének tekintendő.
Ami a találmány egységét alkotó, azonos kategóriájú tárgyakat illeti, egy részleges azonosság következhet annak az elvnek a szerkezeti jellemzőiből, amelynél a találmányi lépés főként egy fel nem ismert feladat felfedezése.
Ha a közös feladat, azaz az elérendő hatás önmagában már ismert vagy általánosságban megismerhető volt, vagy nyilvánvaló, akkor a feladat megoldásában nincs inventív érdem.
Amennyiben a közös szerkezeti jellemzők csak az igénypontok tárgyi körében találhatók meg, és ha ezek az ismert jellemzők nem segítenek a feladat egészében történő megoldásában, akkor ez szintén az egység hiányát jelezheti.
Az EPO felhívta a bejelentőt a priori egység hiánya miatt kutatási pótdíj megfizetésére. Ezt kifogásolva fordult a bejelentő a Műszaki Fellebbezési Tanácshoz (a továbbiakban: Tanács), amely a következő megállapításokat tette:
A leírás 3. oldala szerint a találmány feladata egy olyan protézis kifejlesztése volt, amelyről azt állították, hogy reprodukálhatóan jó eredményeket értek el beépítése esetén, és képes a megterheléseket elviselni.
A bejelentő beadványában fenntartotta álláspontját, hogy egyetlen közös találmányi gondolat kapcsolja össze egyrészt az 1. és 7. igénypontokba foglalt találmányokat, másrészt a 8. igénypontba foglalt találmányt, ami abból adódik, hogy a megalkotott protézissel optimális erőátvitelt értek el, és ezzel csökkent a csontdeformáció.
A Tanács az előbbiekben leírtak alapján arra a következtetésre jutott, hogy a bejelentő által említett egyetlen közös gondolat első látásra (prima facie) és eleve (a priori) nem inventív.
Az adott szakterületen a fejlesztő szakemberek közös ismeretét jelenti, hogy amikor protéziseket fejlesztenek és alkotnak meg, amelyeknek hagyományosan jó tulajdonságaik vannak mind a beépítés, mind a megterhelések elviselhetősége terén, fontos, hogy megpróbálják elérni a protézisre ható lehető legegyenletesebb erőátvitelt és/vagy csökkenteni vagy elkerülni a csontdeformációt. Jól ismert, hogy a csontdeformáció felületi ficamot és ebből következően csontrezorpciót eredményez, amely okozhatja a protézis kilazulását. A találmányok megkívánt hatásai ezért önmagukban ismertek és nem tűnhetnek inventívnek.
Azonban nem csak az elérni kívánt hatás szempontjából, hanem egyrészt az 1. és 7. független igénypontok, másrészt a 8. igénypont műszaki jellemzői vonatkozásában sem lelhető fel a találmány egysége.
A Tanács véleménye szerint - és a leírás (különösen a 4., 6., 8-10. és 15. oldalai) alapján - az elv, amelyen az 1. és 7. igénypont tárgyai alapulnak, nem tekinthető a priori inventívnek, azaz a technika állásának figyelembevétele nélkül azon a területen, amelyen a fő igénybevétel megjelenik a protézis tömegeloszlásának alkalmazását magába foglaló műszaki jellemzők tükrében, és ahol a csont deformálódhat.
Ezzel ellentétben a 8. igénypont tárgya, amely nem hivatkozik vissza az előző igénypontokra, olyan protézisfej kialakításának elvén alapul, amely illeszthető a protézisfej pontos beállításának elérésére a csípőízülettel és az erőátvitelre a különböző alakú és méretű páciensek esetében (ld. a leírás 7. és 17. oldalát).
Ez a két gondolat önmagában teljesen különböző jellemzőként jelenik meg, és ennek következtében nem felel meg az egység követelményének. Az 1. és 7. igénypontok szerinti találmányok egyrészt, és a 8. igénypont szerinti találmány másrészt nem kapcsolódnak össze egyetlen közös találmányi gondolatot alkotva.
Kulcsszavak:
- a találmány egységének hiánya a posteriori - nem megalapozott;
- az egységes közös találmányi gondolat meghatározása;
- a műszaki feladat megállapítása.
Egy egységes találmányi gondolatnak, amely egy hatáshoz kapcsolódik, objektív műszaki problémán kell alapulnia.
A találmány címe: Habosított nyomásérzékeny szalagok.
Az ISA egység hiánya miatti kutatási pótdíj megfizetésére vonatkozó felhívása nem tartalmaz analízist, eredménye sem nyilvánvaló. Tulajdonképpen az ISA nem határozta meg azt a műszaki feladatot a felhívásában, amely az alábbi következtetésre vezethetett volna:
"Az 1., 6., 18., 25. és 36. független igénypontok közös műszaki gondolata: Egy nyomásérzékeny ragasztó."
Ebben a helyzetben a Tanács nem veheti figyelembe érvényes érvként a találmány egységének hiányára vonatkozó döntés alátámasztásaként azt a felhívásbeli ISA-megállapítást, hogy a habragasztók azon a közös találmányi gondolaton alapulnak, hogy lehámló tapadásuk nagyobb mint 1 N/cm ismert az 1. sz. dokumentumból. Ez az állítás önmagában igaz, a jelen bejelentés esetében nem járulhat hozzá a műszaki feladat meghatározásához, mivel az igényelt megoldásnak mindössze egy jellemzőjére vonatkozik. Ezért ez az állítás nem fogadható el az egységes közös találmányi gondolat hiányát bizonyító tételként az adott esetben.
Ugyanezen okból a Tanács nem tudja elfogadni a műszaki feladat meghatározására vonatkozó ISA-véleményt, mivel az az előbbiekben ismertetett eljárás helyett szintén az igénypontok egyetlen jellemzőjére támaszkodik.
Kulcsszavak:
- a PCT Rule 40.1 alapján meg kell jelölni azokat a követelményeket, amelyek a PCT Guideline tekintetében nem teljesültek.
A kutatási pótdíj megfizetésére szóló felhívás csak akkor felel meg a fenti szabály követelményeinek, ha megjelölik, hogy miért hiányzik az egység a PCT Guideline-ban lefektetett kritériumok alapján.
Ez különösen olyan esetben indokolt, ahol Markush-igénypontba foglalt "azonos természetű" változatok egységét vitatják azon az alapon, hogy nincs lényeges, közös szerkezeti elemük.
A nemzetközi szabadalmi bejelentés 1. igénypontja (I) általános képletű ketonoxim-0-éterek (+) vagy (-) enantiomer formájára vagy ezek keverékére vagy sóira vonatkozott, amely képletben
Ar1RC=N-O-CH2-Ar2 (I)
I. Ar1 és Ar2 azonos vagy különböző, és
(b) az I(a) alatt meghatározott és legfeljebb 5 azonos vagy különböző szubsztituenst hordoz (1)-(45) alatt meghatározott csoportok közül, amelyek közül ebben a határozatban csak a következők a szignifikánsak:
(5) halogénatom,
(10) 6-12 szénatomos arilcsoport, amely adott esetben legfeljebb háromszorosan, azonosan vagy eltérően szubsztituált az 1-6 szénatomos alkil-, 1-6 szénatomos alkoxi-, 1-6 szénatomos halogén-alkil- és 1-6 szénatomos halogén-alkoxi-csoportok közül választott csoportokkal,
(12) 6-12 szénatomos aril-oxi-csoport, amely adott esetben az I(b)(10) szerint van szubsztituálva,
A vegyületeknek akaricid, inszekticid és nematicid hatása van és kártevőirtószerként alkalmazhatók.
Az ISA kutatási pótdíj megfizetésére hívta fel a bejelentőt. Ebben a felhívásban az egység hiányára vonatkozó egyetlen ok az volt, hogy a D1 és D2 ellentartott irodalommal szemben az igényelt vegyületek nem rendelkeztek új közös szerkezeti elemmel vagy a technika állásától eltérő új hatással.
Annak megállapítása, hogy a felhívásban az ISA kellőképpen teljesítette indokolási kötelezettségét, nemcsak a PCT-t és annak Szabályzatát kellett figyelembe vennie, hanem az EPO és a WIPO közötti egyezmény 2. cikkelyét (1987. 10. 07.) is, amelynek alapján 1992. november 18-án módosították a PCT Guide-line-okat és amelynek VII. fejezete vonatkozik a találmány egységére. Az említett fejezet 1. szakasza határozza meg az egység vizsgálatával kapcsolatos PCT Rule 13.2-13.4-ben kifejeződő elveket, amelyekkel együtt figyelembe kell venni az 1992. július 1-jén hatályba lépett Adminisztrációs Utasítások (Administrative Instructions, a továbbiakban: Utasítások, 206. szakaszát és B függelékét. A B függelék 1(f) pontja határoz meg bizonyos szempontokat a Markush-igénypontok egységének vizsgálatára, és az ilyen igénypontokban levő változatok műszaki kölcsönhatásainak követelményeire, és a PCT Rule 13.2-ben meghatározott azonos vagy megfelelő speciális műszaki jellemzőkre, amelyeket figyelembe kell venni annak a megállapítására, hogy a változatok hasonló természetűek-e.
"Hasonló természetű"-eknek tekintendők a változatok, ha a következő feltételeket teljesítik [B Függelék 1(f)(i)]:
(B) (1) van közös szerkezet, azaz egy szignifikáns szerkezeti elem minden változatnál jelen van, vagy
(B) (2) azon esetekben, amikor a közös szerkezet nem lehet egységesítő kritérium, az összes változat a kémiai vegyületek találmány szerinti technika állásából ismert osztályába tartozik.
Az Utasítások kimondja [B Függelék 1(f)(v) pont], hogy ha legalább egy Markush-változat nem új a technika állásához képest, a találmány egységének kérdését újra át kell tekinteni, de nem szükséges az egység hiányát kifogásolni.
Kulcsszavak:
- egység hiánya a posteriori;
- olyan közös műszaki jellemzők hiánya, amelyek meghatározzák a Markush-igénypontban levő változatok hozzájárulását a technika állásához.
A kémiai vegyületek változatainak csoportjai esetében minden kategóriájuk vonatkozásában lehet kifogásolni az egység hiányát.
A PCT Rule 13.2 első mondatában meghatározott műszaki összefüggés követelménye akkor teljesülhet, ha minden igényelt változat a vegyületek egy olyan osztályához tartozik, amelyek várhatóan azonos módon viselkednek az igényelt találmányok ("Markush-igénypontok") összefüggésében. A műszaki összefüggés magába foglalja azokat a közös speciális műszaki jellemzőket, amelyek hozzájárulnak a technika állásának meghaladásához (PCT Rule 13.2, második mondat). Azonban az ilyen meghaladás nem ismerhető fel ennek az elvárásnak az alapján, ha az osztály tagjairól már a technika állásában bemutatták, hogy a bejelentésben leírt módon viselkednek.
Az ISA kifogása azon alapult, hogy a technika állása egy olyan vegyületet ismertet, amely szerkezetileg az 1. igénypontban felsorolt első csoportba tartozik, és fogfehérítő hatása is jól ismert.
Az ISA rámutatott, hogy a találmány alapjául szolgáló feladat szerves peroxisavakat tartalmazó alternatív fogfehérítő kompozíció biztosítása volt. Mivel néhány, technika állásába tartozó dokumentum, többek között a D3 jelű szabadalmi leírás, ilyen kompozíciókra vonatkozik, az ISA arra a következtetésre jutott, hogy a hét vegyületre vagy az 1. igénypontban felsorolt vegyületek csoportjára nem vonatkozik közös szerkezeti jellemző, és ezeknek a vegyületeknek a fogfehérítő hatása sem tekinthető a technika állását meghaladónak. Az ISA tehát megállapította a D5 és D6 szabadalmi leírások alapján, - amelyek 6-ftálimidoperoxi-hexánsavat tartalmazó fogfehérítő kompozíciókat írnak le, és ez a vegyület a találmány szerinti hét vegyület első csoportjába (1) tartozik -, hogy speciális műszaki jellemző hiányában az igényelt vegyületek nem alkotnak egyetlen közös találmányi gondolatot (PCT Rule 13.2). A fentiek alapján az ISA arra a következtetésre jutott, hogy a találmány nem felel meg az egység követelményének, és a kutatást a két találmányból álló csoportból csak az első találmányra végezte el. A további hat találmányra [(2)-(4) általános képletű és 5-7 vegyületek]
(1)
(2)
(3)
(4)
5 vegyület: butilimido-peroxitrimellitsav;
6 vegyület: 6,6-tereftál-di(amidoperoxihexán)sav;
7 vegyület: peroxiadipinsav-monononilamid
az ISA kutatási pótdíj megfizetésére hívta fel a bejelentőt.
A bejelentő fenntartással fizette meg a kutatási pótdíjat, fenntartásának alátámasztására az alábbi érveket hozta fel:
- az 1. igénypont úgynevezett "Markush-csoport" szerkezetben szerves peroxisavakat tartalmaz, és az EPO Útmutató C részében, a III. Fejezet 7.4a pontja szerint amennyiben egyetlen igénypont határoz meg változatokat, például úgynevezett "Markush-csoportokat", a találmány egységességét akkor kell meglévőnek tekinteni, ha a változatok hasonló természetűek. Amennyiben a "Markush-csoport" kémiai vegyületek változataira vonatkozik, akkor kell az eseteket hasonló természetűnek tekinteni, ha:
(i) (minden változat közös jellemzővel vagy aktivitással rendelkezik (jelen találmány esetében a fehérítés)
(ii) (közös a szerkezet, azaz minden változatban van a jellemző szerkezeti elemből (jelen találmány esetében a peroxi-csoport), vagy minden változat egy, a technika állásában ismert, olyan kémiai vegyületcsoportba tartozik, amelyre a találmány vonatkozik. - abban a változatban, ahol a "Markush-csoport" nem felelne meg a találmány egységességének, abból az okból, hogy az (1) általános képletű és az 5 peroxisavak imid-típusúak, a 6 és 7 peroxisavak amido-kötésűek, és a (2), (3) és (4) általános képletű peroxisavak kationosan szubsztituáltak, legfeljebb három különböző találmány van.
Az ISA Felülvizsgálati Fórum úgy találta, hogy a kutatási pótdíjak megfizetésére vonatkozó felhívás jogszerű volt, és felhívta a bejelentőt a fellebbezés fenntartására vonatkozó díj megfizetésére. A Fórum foglalkozott a bejelentő alternatív kérelmével is, nevezetesen a peroxisavak három eltérő csoportján alapuló egység vizsgálatával. Az említett felhívásban hivatkozott dokumentumok és a nemzetközi kutatási jelentésben (International Search Report, a továbbiakban ISR) felhozott további dokumentumok alapján úgy találták, hogy a technika állása a fehérítő hatású peroxisavak három csoportjának mindegyikéből legalább egy vegyületet egyénileg bemutatott. Ezért a Fórum úgy találta, hogy a bejelentő alternatív kérelme esetén is fennállt az egység hiánya.
A Tanács megállapította, hogy a nemzetközi bejelentés nem teljesítette a PCT Rule 13.1-ben előírt követelményeket és az ISA felhívása a hat kutatási pótdíj megfizetésére jogos volt.
A Tanács határozatát az alábbiakkal indokolta:
A Tanács véleménye megegyezik a bejelentő kiindulási pontjával abban, hogy a találmány egységét felül kell vizsgálni, ha a Markush-csoportot tartalmazó igénypontban levő összes változatnak közös hatása van, és a szignifikáns szerkezeti elem minden változatban jelen van (ld. B Függelék 1(f)(i)(A) és (B)(1) pont).
Az előbb említett pont, de még inkább az 1 (f) (v) pont szerint, a változatokat tekintve, ha kimutatható, hogy legalább egy Markush-változat a technika állásának ismeretében nem új, a találmány egységének a kérdését újra kell vizsgálni. Ez csak azt jelentheti, hogy a közös szerkezeti jellemző szignifikanciáját a technika állásának a tükrében a posteriori újra kell kutatni.
A kutatási pótdíjak megfizetésére vonatkozó felhívásban az ISA az egység hiányában a posteriori emelt kifogást, néhány dokumentumot, többek között a D5 dokumentumot figyelembe véve.
A D5 dokumentum 7. oldalán a 25. és 26. sorokban és az 1. példában ismertetik a 6-ftálimidoperoxi-hexánsavat, amelynek fehérítő hatása van, fogászati higiéniai készítményekben való alkalmazásra.
Ennek alapján fennáll az ISA kifogása, hogy a technika állásában már leírtak egy olyan vegyületet, amely mind az 1. igénypontban felsorolt vegyületek első csoportjába tartozik szerkezetileg, mind pedig a kívánt fogfehérítő hatással rendelkezik.
A PCT Rule 13.2 kimondja, hogy ha ugyanabban a nemzetközi bejelentésben a találmányok egy csoportját igénylik, a találmány egységének a PCT Rule 13.1-ben említett követelménye csak akkor teljesül, ha e találmányok között egy vagy több azonos vagy egymásnak megfelelő különleges műszaki jellemzőre kiterjedő műszaki kapcsolat van. A "különleges műszaki jellemzők" kifejezés azokat a műszaki tulajdonságokat jelenti, amelyek meghatározzák, hogy az igényelt találmányok mindegyike egészében miben járul hozzá a technika állása meghaladásához.
Az 1. igénypont szerinti hét csoport közötti, előbb említett műszaki kapcsolatra vonatkozó egységesítő jellemző a peroxi-csoport és a fehérítő (fogfehérítő) hatás volt. Figyelembe véve azt a tényt, hogy az 1. igénypontban levő vegyületek hét csoportjára vonatkozó egyedi kémiai szerkezetek (változatok a Markush-csoportban) mindegyike tartalmazza ezeket a jellemzőket, és az a tény, hogy mind a közös szerkezet, mind a közös hatás újdonsága megsemmisült, semmi nem maradt a további jellemzőkből, ami összekötő kapocsnak tűnhetne. Elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy a bejelentő tiltakozása nem tartalmaz egyetlen olyan érvet sem, amely a fehérítő aktivitástól eltérő hatásra vonatkozna, és a Tanács prima facie sem látott a megmaradt jellemzőkben további egységesítő hatást vagy szerkezetet, még a vegyületek igényelt csoportjainak kombinációit figyelembe véve sem.
Egyébként megállapította a Tanács, hogy a bejelentő azt a változatát is figyelembe véve, mely szerint a találmány egységének biztosítására az igényelt vegyületeket három alcsoportba osztotta, sem volt az igény megalapozott. A technika állását meghatározó egyes dokumentumokból (amelyet a határozatban a megfelelő alcsoportok vonatkozásában egyenként elemzett a Tanács) megállapítható, hogy az egyes alcsoportok mindegyike önmagában ismert.
A fentiek alapján a Tanács szerint jogos volt az ISA hat kutatási pótdíj megfizetésére vonatkozó felhívása.
Kulcsszavak:
- intermedierekre és végtermékekre vonatkozó találmányok egysége;
- egyetlen találmányi gondolat - intermedierek között szerkezeti kapcsolat szükségtelen.
Új intermedierekre és új végtermékekre vonatkozó találmány egységes, ha a végtermékek előállítására irányuló intermedierek a végtermékekkel egy lényeges szerkezeti elem által elég közeli műszaki kapcsolatban vannak.
Ez érvényes abban az esetben is, ha az intermedierek különböző alapszerkezetű vegyületek két csoportjába tartoznak.
A szabadalmi bejelentés 12 igénypontja közül az 1., 8-10. igénypontok az alábbiak voltak:
1. (I) általános képletű vegyület, ahol a képletben
(I)
X és Y egymástól függetlenül halogénatomot jelent, n értéke 1 és 4 közötti egész szám,
Z jelentése egymástól függetlenül halogénatom, trihalogén-metil-csoport, és
A jelentése oxigén- vagy kénatom.
8. (IIIA) vagy (IIIB) általános képletű vegyület, ahol a képletben
(IIIA)
(IIIB)
Z4 és Z5 egymástól függetlenül hidrogén-, halogénatom, trifluormetil-csoport, azzal a feltétellel, hogy Z4 és Z5 egyszerre nem lehet hidrogénatom, és Z10 trifluormetil-csoporttól eltérő trihalogén-metil-csoport.
9. képletű vegyület.
10. általános képletű vegyület,
ahol
W aminocsoport, X brómatom és Y klóratom, vagy
W fluoratom, X brómatom és Y klór- vagy brómatom.
A vizsgálati osztály elutasította a bejelentést egység hiánya miatt, mivel a 10. igénypont szerinti vegyületek és a 8. és 9. igénypont szerinti piridinszármazékok nem rendelkeznek közös szerkezeti jellemzővel, amely szükséges jellemző az EPC 82. cikkelye alapján. A vizsgálati osztály véleménye a T57/82, T35/87 és a T110/82 határozatoktól abban különbözött, hogy azokban az összes igényelt intermediernek és végterméknek egyetlen közös jellemzője volt.
A bejelentő fellebbezésére a Tanács a fellebbezést elfogadhatónak tartotta. Határozatát a következőképpen indokolta:
A találmány egysége fennáll abban az esetben, ahol a bejelentésben az új intermedierek néhány csoportja és az új végtermék egy csoportja van, és a végtermékek felé irányuló intermedierek csoportjai elegendően közeli műszaki kapcsolatot biztosítanak lényeges szerkezeti elemeiken keresztül a végtermékekhez. A (IIIA) és (IIIB) általános képletű piridonszármazékok, valamint a 2-klór-4,5-bisz(trifluor-metil)piridin [amely a 4,5-bisz(trifluormetil)-2-piridin közbenső terméke, lásd a leírásban a 7. és 8. oldalt összekötő bekezdést] biztosítják a végtermékek 2-oxo-piridil-csoportját; és a 10. igénypont szerinti 4-fluorbenzotrifluoridok és a 2-bróm-6-klór-4-(trifluormetil)anilin (amely a 2-bróm-6-klór-4-fluorbenzotrifluorid közbenső terméke, lásd a leírás 9. oldalán az A reakcióvázlatot) tartalmazzák a végtermékek 4-(trifluormetil)fenil-csoportját. A végtermékek a (IIIA) vagy (IIIB) általános képletű vegyületek olyan 10. igénypont szerinti benzotrifluoridokkal való reagáltatásával állíthatók elő, amelyeknél W fluoratomot jelent.
Ezért nem vitatható, hogy a bejelentésben levő intermedierek csak a végtermékek előállításának céljából vannak jelen, és ezek eléggé szoros műszaki összefüggésben vannak a végtermékekkel. Ezt az a tény sem befolyásolja, hogy az intermedierek két csoportja nem kapcsolódik egymáshoz szerkezetileg, mivel az intermediereknek a végtermékek felé való orientációja megenged olyan egyéni műszaki feladatokat, amelyeket azok az intermedierek hoznak felszínre, amelyeket az egységes teljes feladatmegoldáshoz hozzájáruló, összekapcsolódó két intermediercsoport okozhat.Kulcsszavak:
- a találmány egységének hiánya - további kutatási díjak meg nem fizetésének következménye.
A T 178/84 határozatban a Tanács az EPC 46(1) szabályát figyelembe véve úgy döntött, hogy az érdemi vizsgálatot az EPC 96. cikkelye értelmében, a részleges európai kutatási jelentés (European Search Report, a továbbiakban: ESR) alapján, az igénypontokban elsőként említett találmányra kell lefolytatni. Az EPC releváns rendelkezései alapján a Tanács azt vette figyelembe, hogy az az EPC általános szándéka, hogy a bejelentőre kell hagyni annak eldöntését, hogy a szabadalmi bejelentés melyik tárgyára vonatkozóan kívánja lefolytattatni az eljárást, a Tanács szerint az azonban nyilvánvaló az EPC 46(1) szabály szándéka szerint, hogy a részleges szabadalmi bejelentésben bizonyos tárgyat visszavontnak kell tekinteni, ha további kutatási díjat nem fizettek meg erre a tárgyra vonatkozóan határidőn belül. A Tanács folytatta az indokolást azzal, hogy egyébként az EPC 46(1) szabályának nem lenne jogi hatása, és bármely olyan találmány esetében, amelyre a megkövetelt kutatási díjat nem fizették meg, bírói úton kikényszeríthető lenne a vizsgálat az adott szabadalmi bejelentésben ugyanolyan módon, mint egy olyan találmány esetében, amelynél megfizették a megfelelő díjat. Ennek nem lenne értelme és ezért ellenkezne az EPC 46(1) szabályának a szellemével.
Úgy tűnik, hogy az ebben a határozatban használt "visszavont" szó nem azt jelenti, hogy a bejelentő nyilvánosan le akar mondani az adott tárgyban a szabadalmi védelem megszerzéséről, hanem szűkebb értelemben véve arra utal, hogy az adott tárgyra vonatkozó védelem az adott szabadalmi bejelentésben a továbbiakban már nem lehetséges.
T 87/88 határozatában a Tanács szintén az EPC 46(1) szabályát vette figyelembe. A jogesetben, amely ennek a határozatnak a tárgya volt, a Kutatási Osztály az európai szabadalmi bejelentéssel eredetileg benyújtott igénypontokat két külön találmányként vette figyelembe ellentétben az EPC 82. cikkelyével, és ezért további kutatási díj megfizetésére hívta fel a bejelentőt az EPC 46(1) szabálya alapján. A kutatási pótdíjat a bejelentő nem fizette meg, ezért a Kutatási Osztály az ESR-t az igénypontokban elsőként említett találmányra készítette el.
Az ESR átvétele után a bejelentő két további igénypont-sorozatot nyújtott be egy fő és egy kiegészítő kérelemként. A Vizsgálati Osztály azon az alapon utasította el a bejelentést, hogy az ilyen fő- és kiegészítő igénypontok tárgya nem ugyanarra a találmányra vonatkozik, mint amelyet a bejelentéssel eredetileg benyújtott igénypontokban elsőként említettek, és amely ESR-nek csak egyetlen tárgya volt, és az ilyen fő- és kiegészítő kérelmek tárgya csak megosztott bejelentés kontextusában érvényesíthető.
Határozatában a Tanács nem értett egyet a T178/84 határozatban kifejezett elvekkel, elsődlegesen azon az alapon, hogy ha az EPC 46(1) szabálya arra utal, hogy a Kutatási Osztály által megkívánt kutatási pótdíj bejelentő általi meg nem fizetésének az a következménye, hogy a bejelentőnek el kell vesztenie az azzal kapcsolatos jogát, hogy az eredeti bejelentésben leírt tárgyak közül melyiket válassza, az ellentétes lenne az EPC 46(1) szabályának harmadik mondatával, amely a kutatási pótdíjak meg nem fizetésének következményeként azt jelöli meg, hogy a Kutatási Osztálynak az ESR-t a bejelentésnek csak arra a részére kell elkészítenie, amely azokra a találmányokra vonatkozik, amelyeket illetően a kutatási díjakat megfizették.
A két eltérő határozat kapcsán az EPO elnöke felkérte a Kibővített Fellebbezési Tanácsot egységes vélemény kialakítására.
Az EPC 86(1) szabály szerint a bejelentő nem módosíthatja a bejelentés tartalmát az ESR átvételét megelőzően (kivéve az EPC 41 szabály alapján történő alaki hibákat). Az ESR átvételét követően és a Vizsgáló Osztály első felhívásának átvétele előtt azonban a bejelentés módosítható az EPC 86(2) szabály értelmében.A bejelentés és az ESR közzétételét követően az EPC 93(2) szabály értelmében, és az érdemi vizsgálati kérelem és díjának megfizetése után a Vizsgáló Osztály megvizsgálja a bejelentést, hogy megfelel-e az EPC követelményeinek (beleértve a találmány egységére vonatkozó EPC 82. cikkelyében levő követelményeket is). Ha a Kutatási Osztály előzőleg úgy vélte, hogy a bejelentés nem felel meg a találmány egysége követelményének és egy vagy több kutatási pótdíjat átvett, az érdemi vizsgálati szakaszban, az EPC 46(2) szabály értelmében, a bejelentő kérheti és megkaphatja az ilyen kutatási pótdíjak visszafizetését, ha a Vizsgáló Osztály - ellentétben a Kutatási Osztállyal - úgy találja, hogy a bejelentés megfelel az EPC 82. cikkelye szerinti találmány egysége követelményének.
A fentiek alapján az érdemi vizsgálati szakaszban a bejelentő vitathatja a Kutatási Osztály egység hiányára vonatkozó véleményét, és kérheti a kutatási pótdíjak visszatérítését. Abban az esetben, ha a kérelmét a Vizsgáló Osztály jóváhagyta, akkor az igénypontokban az összes találmány megmaradhat.
Abban az esetben, ha a Kutatási Osztály úgy véli, hogy a bejelentés benyújtásakor az EPC 82. cikkelyével ellentétben a bejelentés több mint egy találmányra vonatkozik, minden egyes további találmányt illetően további kutatási díjak megfizetésével a bejelentő biztosítja magát, hogy az ESR átvétele után, az EPC 86(2) szabálya értelmében, az igénypontokban olyan módosításokat tehet, amelyekkel bármelyik találmányt kiválaszthatja az érdemi vizsgálatra, feltéve, ha a megfelelő kutatási díjat erre az adott találmányra megfizették már a Kutatási Osztálynak és ezzel kapcsolatos technika állása fel van tárva az ESR-ben.
Ebben a helyzetben a bejelentő megosztott bejelentést nyújthat be minden egyes olyan további találmányra is, amelyre a bejelentés vonatkozik. Minden egyes ilyen megosztott bejelentés azonban többek között további kutatási díj megfizetésének tárgya, ilyen kutatási díj teljesen vagy részben visszatéríthető a Kutatási Osztály alapbejelentésen alapuló korábbi kutatási jelentésének terjedelmétől függően.
Abban az esetben, ha a bejelentő úgy határoz, hogy a Kutatási Osztály felhívására kutatási pótdíjat nem fizet, akkor ezután azt a találmányt, amelyre a kutatási díjat nem fizette meg, nem terjesztheti elő a bejelentésben oltalmi igényének tárgyaként. Az ilyen találmány csak megosztott bejelentés benyújtását követően oltalmazható az EPC 76. cikkelye alapján, úgy hogy a megosztott bejelentési eljárás részeként arra a találmányra ESR készült.A T 87/88 határozat esetében a Kutatási Osztály által kért kutatási pótdíj megfizetésének elmulasztása azt kellett, hogy eredményezze, hogy a bejelentőnek a második találmányra megosztott bejelentést kell tennie, amennyiben a Vizsgáló Osztály kitart az egység hiánya mellett.
A fenti okok alapján a Kibővített Fellebbezési Tanács véleménye az alábbi volt:
Annak a bejelentőnek, aki nem egységes bejelentésére elmulasztotta megfizetni a további kutatási pótdíjakat, megosztott bejelentést kell benyújtania az olyan találmányokra vonatkozóan, amelyekre védelmet kíván szerezni.
Az áttanulmányozott jogesetek nagy többsége teljes mértékben megegyezett az elmúlt évek során kialakult hazai joggyakorlattal. Az egységgel kapcsolatos vizsgálati rendszer részletesen ismertetésre került a közelmúltban megjelent Módszertani Útmutatóban, mely szerint az érdemi vizsgálati szakaszban kerül csak sor az egység hiányának megállapítására és ezt követően a bejelentés egység hiánya miatti megosztására. Az újdonságkutatás során a nem PCT-bejelentések esetében az egység hiányát nem vizsgáljuk, így kutatási pótdíj lerovatására sincs lehetőség. Nemzetközi bejelentések esetén van egyedül mód nemzeti pótilleték megfizetésére. Jelen tanulmányban olyan jogeseteket választottam ki, amelyek az eltérő vizsgálati módszerek következtében nem fordultak elő a hazai joggyakorlatban.Források:
Official Journal EPO
Espace Legal adatbázis (EPO) CD-ROM
"Útmutató az Európai Szabadalmi Hivatal Vizsgálataihoz" című módszertani útmutató (EPO, 1992.)
Administrative Instructions under the PCT (1992.)
PCT Applicants Guide (1996. január)
A szabadalmi ügyintézés módszertani útmutatója, Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest 1999.