Szemle - 1998. 10.

Szimon Tivadarné

Az Európai Szabadalmi Hivatal Műszaki Fellebbezési Tanácsának két döntése

Az 1996. január 1-je óta hatályos szabadalmi törvény - az 1995. évi XXXIII. törvény, Szt. - a szabadalmazhatóság feltételeit és az oltalom terjedelmének meghatározására irányadó szabályokat az Európai Szabadalmi Egyezménnyel összhangban állapítja meg. Ezért érdemes figyelemmel követni az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) Műszaki Fellebbezési Tanácsának (Technical Board of Appeal) döntéseit. Ezeknek a döntéseknek az ismerete elősegítheti, hogy az Szt. szerinti joggyakorlat is kellőképpen harmonizáljon az EPO joggyakorlatával. Ez az Európai Szabadalmi Egyezményhez való csatlakozás előkészületei miatt is lényeges.
Itt két kémiai tárgyú döntést ismertetünk, mindkettő olyan joggyakorlati problémákat vet fel, amelyekkel a szabadalmi bejelentések elbírálása során nap mint nap találkozunk. A T 939/92 számú döntés az olyan igénypontok kérdésével foglalkozik, amelyek igen nagy számú, egy általános képletbe foglalt vegyületre vonatkoznak. A T 335/95 számú döntés a ,,kis szénatomszámú" kifejezés igényponti alkalmazásával kapcsolatos.

A T 939/92 számú döntés /AgrEvo

Az AgrEvo (0 246 749 számon közzétett) bejelentését a vizsgálati osztály elutasította, az Európai Szabadalmi Egyezmény 84. cikkelyére hivatkozva. A bejelentő fellebbezése után a Tanács az elutasító döntést helybenhagyta, de az elutasítás jogalapjaként az Egyezmény 56. cikkelyét jelölte meg.
A döntés azért is érdekes, mert értelmezi az Egyezmény 84. cikelyét, amely előírja:
,,Az igénypontoknak tartalmazniuk kell azt a tárgykört, amelyre az oltalmat kérik. Világosnak, tömörnek és leírással alátámasztottnak kell lenniük."
A döntés az indokolatlanul nagy oltalmi körű igénypontok kérdésével foglalkozik. Ilyen igénypontok leggyakrabban a kémia területén fordulnak elő, amikor vegyületek egy csoportjára igényelnek oltalmat, és ezt egy általános képlettel jellemzik.
A bejelentés herbicid hatású triazolszármazékokra vonatkozott, amelyet a bejelentő egy általános képlettel jellemzett. A képletben szereplő R3-mal jelölt helyettesítőt a bejelentő ,,helyettesített fenilcsoport"-ként definiálta. Az igénypontokban a bejelentő a vegyületeket herbicid hatású vegyületekként igényelte.
A vizsgálati osztály a bejelentést elutasította, azzal érvelve, hogy az nem felel meg a 84. cikkely követelményeinek, mivel az igénypont ,,nem világos", mert nem lehet tudni, hogy a helyettesített fenilcsoport mely jelentései mellett rendelkeznek a vegyületek herbicid hatással. A leírás nem adott kellő támpontot a helyettesített fenilcsoport értelmezésére. Az ugyanis nem valószínűsíthető, hogy bármilyen helyettesített fenilcsoport esetén herbicid hatással rendelkeznek a vegyületek.
Az AgrEvo a szóbeli eljárás során módosított igénypontsorozatot nyújtott be. Az igénypontból törölte a herbicid hatást mint jellemzőt, és magukat a vegyületeket igényelte ,,per se". A leírás szerint valamennyi igényelt vegyület rendelkezett a herbicid hatással. A vizsgálati osztály kifogásolta, hogy az igénypontokat nem támasztja alá a leírás, a főigénypont indokolatlan általánosítást jelent a leírásban közölt példák alapján. Nem valószínűsíthető ugyanis, hogy valamennyi, szubsztituált fenilcsoportot hordozó vegyület rendelkezik herbicid hatással.
A bejelentő fellebbezett.
A Tanács szerint a vizsgálati osztály a szóbeli eljárás során már helytelenül kifogásolta a vizsgált igénypontot azzal, hogy ,,nem világos", mert ez a kifogás elesett azzal, hogy a bejelentő magukat a vegyületeket igényelte. Így a helyettesített fenilcsoport bármivel helyettesített fenilcsoportot jelenthet, és ez a definíció már egyértelmű. A Tanács véleménye szerint a 84. cikkely követelményeiből nem következik, hogy egy igénypont támadható egyszerűen csak azért, mert az oltalmi kör ,,túlságosan tág". A Tanács értelmezése szerint a 84. cikkelynek azon követelménye, hogy a leírásnak alá kell támasztania az oltalmi igényt, egyszerűen annyit jelent:
,,Azoknak a műszaki jellemzőknek, amelyek a leírás szerint a leírt találmánynak alapvető jellemzői, azonosaknak kell lenniük azokkal a jellemzőkkel, amelyek az igénypontokban a találmány meghatározására szolgálnak."
A Tanács szerint a vizsgálati osztály helytelenül kifogásolta az igénypontok leírás általi alátámasztottságát, amikor azzal érvelt, hogy szakember nem hiheti, hogy valamennyi igényelt vegyület rendelkezik herbicid hatással. A herbicid hatás már nem képezte az oltalmazni kívánt találmány definíciójának részét.
Azonban a Tanács nézete szerint a herbicid hatás meglétének nagy jelentősége van, de nem a 84. cikkely, hanem az 56. cikkely szerinti feltalálói tevékenység (inventiv step) követelménye szempontjából.
Az 56. cikkely kimondja:
,,A találmány csak akkor tekinthető feltalálói tevékenységen alapulónak, ha az adott területen jártas szakember számára nem nyilvánvaló módon következik a technika állásából."
Az 56. cikkely szerinti követelményt vizsgálva azt a kérdést kell feltenni, hogy a szakember előállította volna vagy megkísérelte volna előállítani a találmány szerinti vegyületeket. A jelen esetben a technika állása szerint ismertek voltak hasonló szerkezetű, herbicid hatással rendelkező triazolszármazékok. Az inventiv step meglétének vizsgálatánál először azt kell megnézni, hogy a találmány mivel járult hozzá a technika állásához. Ezután meg kell határozni a megoldandó műszaki problémát, majd végül azt kell vizsgálni, hogy a technika állása adott-e útmutatást a szakembernek az igényelt megoldás megvalósításához. A Tanács nézete szerint, ha egy vegyület nem rendelkezik műszakilag hasznosítható tulajdonsággal, akkor jogos a kétely, hogy egyáltalán műszaki találmányról van-e szó, hiszen bármely ismert vegyület szerkezeti módosításával előállíthatók új vegyületek. Ezért új vegyületek csak akkor oltalmazhatók, ha az előállított, oltalmazni kívánt vegyületek kiválasztása nem önkényes, hanem a vegyületek rendelkeznek valamilyen előnyös műszaki tulajdonsággal, amely ahhoz a szerkezeti jellemzőhöz köthető, amely megkülönbözteti az oltalmazni óhajtott vegyületeket más vegyületektől. Ebből az is következik, hogy a vegyületeknek egy általános képlettel jellemzett csoportja csak akkor oltalmazható, ha okkal feltételezhető, hogy valamennyi igényelt vegyület rendelkezik az adott előnyös műszaki jellemzővel. Az oltalom terjedelmének arányban kell állnia azzal, amennyivel a találmány hozzájárult a technika állásához, hiszen ez a hozzájárulás teszi jogossá a szabadalmi monopóliumot. Az adott találmány esetén a technika állása és a leírásban lévő információk alapján megállapítható, hogy a megoldandó műszaki probléma új, herbicid hatású vegyületek rendelkezésre bocsátása volt. Az előadott bizonyítékok nem győzték meg a Tanácsot, hogy lényegében véve valamennyi igényelt vegyület rendelkezik herbicid hatással, ezért a Tanács arra a megállapításra jutott, hogy az igényelt vegyületcsoport nem felel meg az 56. cikkely szerinti inventiv step követelményének.
Ebben a döntésében a Tanács lényegében George Szabó gondolatmenetét alkalmazta az inventiv step vizsgálatára. (1) és (2)

A T 337/95 számú döntés /Nihon Nohyaku

Ez a döntés a kimondja:
1. Az igénypontoknak a jogbiztonság követelménye miatt világosaknak kell lenniük.
2. Tekintve, hogy az a viszonylagos meghatározás, hogy ,, kis szénatomszámú alkilcsoport" a szerves kémia területén nem rendelkezik általánosan elismert jelentéssel a szénatomok maximális számát illetően, a meghatározás nem egyértelmű és ezért nem alkalmas arra, hogy az oltalom tárgyát az igénypontban világosan megadja olyan igénypontok esetében, amelyek a szerves vegyületek egy csoportjára, mint olyanokra vonatkoznak.
A bejelentés egy általános képlettel meghatározott vegyületcsoportra vonatkozott, ahol a helyettesítők jelentésének meghatározásában szerepelt a ,,kis szénatomszámú alkilcsoport" (,,Niederalkyl") definíció. A vizsgálati osztály megadta a szabadalmat, amely ellen fellebbezést nyújtottak be. A Tanács az Egyezmény 84. cikkelye alapján helyt adott a fellebbezésnek az alábbi indoklással.
Azt kell vizsgálni, hogy az igénypontok megfelelnek-e az Egyezmény 84. cikkelye szerinti követelménynek, amely magában foglalja, hogy az igénypontoknak világosaknak kell lenniük. Az Egyezmény Végrehajtási Szabályzatának 29. szabálya (19) bekezdésének első mondata előírja, hogy ,,Az oltalmi igény tárgyát a szabadalmi igénypontokban a találmány műszaki jellemzőinek megadásával kell meghatározni".
A 35. szabály (12) utolsó mondata szerint az iratokban, így az igénypontokban is ,,Alapvetően csak olyan műszaki fogalmak, jelzések és szimbólumok alkalmazhatók, amelyeket a szakterületen általában elismernek".
Az általános képletbe tartozó vegyületeket úgy kell definiálni, hogy a szakember egyértelműen el tudja dönteni, hogy mely vegyületek tartoznak az oltalmi körbe és melyek nem. Az adott szakterület a jelen esetben a szerves kémia. Sem a benyújtott iratok alapján, sem a Tanács által vizsgált szerves kémiai szakirodalomban nem egyértelmű a ,,kis szénatomszámú" kifejezés használata, a döntés több példát idéz, melyek eltérően határozzák meg ezt a kifejezést. A vizsgált leírás sem határozza meg egyértelműen a ,,kis szénatomszámú" kifejezés jelentését, ezért a jelen esetben a Tanácsnak nem kellett arról döntenie, hogy a ,,kis szénatomszámú" kifejezés elfogadható lenne-e, ha ezt a leírás egyértelműen definiálná. A bejelentő azzal is érvelt, hogy egy korábbi döntés szerint (T 860/91) a ,,vízoldható" kifejezés kellően egyértelmű ahhoz, hogy igényponti definíció részét képezhesse, azonban a Tanács ezt az érvelést sem fogadta el, mivel a fenti döntés indoklása szerint a ,,vízoldható" kifejezés jelentése a szakterületen kellően egyértelmű.

Források:
(1) George S. A. Szabó: Problems Concerning Novelty in the Domain of Selection Inventions, - I.I.C. 1989, (20) 3. szám, 225. oldal
(2) George S. A. Szabó: ,,Der Ansatz über Aufgabe und Lösung in der Praxis des Europäischen Patentamts", Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1994. szeptember, (85) 225-239. oldal
(3) Ian Karet: Over-Board Patent Claims: An Inventive Step by the EPO, EIPR 1996, (10) 561. oldal
(4) Pierre Lançon: The Case Law of the Boards of Appeal of the EPO 1994 to 1996 -a Summary - Problems of European Patent Law Eighth Symposium of European Patent Judges, I.I.C. (28) 6. szám, 889. oldal (1997)
(5) T 337/95 GRUR Int. 1997, 2. füzet, 159. oldal.