DR. BENCZE GÁBOR
A feltalálói tevékenység elbírálása a biotechnológiai tárgyú szabadalmaknál
A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam befejeztével, 1996-ban készült szakdolgozat alapján
- Bevezetés
- A feltalálói tevékenység megítélése a Magyar Szabadalmi Hivatal érdemi vizsgálata során
- A feltalálói tevékenység megítélése az EPO érdemi vizsgálata során
- A biotechnológia
- Biotechnológiai találmányok: a találmányok különös típusa
- Feltalálói tevékenység a biotechnológiában
- Párhuzamos bejelentések összegyűjtésének tanulságai
- 1. T 301/87 és T 500/91 Alfa-interferon/BIOGEN
- 2. T 223/92 HIF-Gamma/GENENTECH
- 3. T 609/90 Protecting bacteria/ELI LILLY
- 4. T 412/93 Erythropoietin/KIRIN-AMGEN
- Kiértékelés és következtetések
- Felhasznált irodalom
Bevezetés
A találmányok szabadalmazhatóságának egyik feltétele, hogy a találmány feltalálói tevékenységen alapuljon. Az 1995. évi XXXIII. törvény ezt egyértelműen megfogalmazza, de a korábbi, 1969. évi II. törvény alapján vizsgált bejelentéseknél is követelmény a feltalálói tevékenység megléte, ezt az újdonság érdemi elbírálása során vizsgáljuk. A feltalálói tevékenység megítélése az elbírálói munka egyik legnehezebb része, mert nem mentesíthető szubjektív szempontoktól. A jogbiztonság megkívánja, hogy a mérce a Magyar Szabadalmi Hivatalnál az egyes szakterületeken belül egységes és a nemzetközi gyakorlattal összhangban álló legyen. Nemzetközileg egységes gyakorlatról persze nem lehet beszélni, de vannak bizonyos általánosan elfogadott kritériumok.
Az alábbiakban megkísérlem összehasonlítani, a feltalálói tevékenység megítélését a Magyar Szabadalmi Hivatalnál (MSZH) és az Európai Szabadalmi Hivatalnál (EPO) a biotechnológia területén.
Összehasonlítom a két hivatal által használt módszertani útmutatókat. Ezt követően megvizsgálom, hogy találkozik-e az elbíráló a feltalálói tevékenység megítélésénél a biotechnológia szakterületére jellemző sajátos problémával. Végül megkísérlem összehasonlítani az európai és a magyar hivatal döntéseit néhány konkrét ügyben.
Az összehasonlító elemzés törvényi hátterét az előző, 1969. évi II. törvény adja, mivel az összehasonlítás tárgyát képező módszertani útmutatók még ennek alapján készültek és a vizsgált bejelentések is ennek hatálya alá esnek.
A feltalálói tevékenység megítélése a Magyar Szabadalmi Hivatal érdemi vizsgálata során
Az 1969. évi II. törvényben (Szt.) a feltalálói tevékenység nem szerepel a szabadalmazhatóság feltételei között. A feltalálói tevékenységet az újdonság elbírálásának során vizsgáljuk. A 2. § foglalkozik az újdonság kérdésével: "Új a megoldás, ha nem jutott olyan mértékben nyilvánosságra, hogy azt szakember megvalósíthassa." Az ehhez fűzött miniszteri indokolás említi meg a feltalálói tevékenységet: "Nemcsak a szó szerint egyező ismertetés nyilvánosságra jutása rontja le a találmány újdonságát, hanem az olyan mértékű nyilvánosságra jutás is, amely szakember számára elegendő útmutatást adott a megoldás megvalósításához, amelytől már feltalálói tevékenység nélkül is el lehetett jutni a bejelentett megoldáshoz." A Magyar Iparjogvédelmi Egyesület (MIE) 1992. május 27-29. között Sopronban megrendezett konferenciáján több szerző is foglalkozott a feltalálói tevékenység megítélésének kérdésével.
Dr. Mikófalvi Gábor a Fővárosi Bíróság tanácselnöke előadásában (Mikófalvi, 1992) kimutatta, hogy a magyar törvénykezés az újdonság és a feltalálói tevékenység kérdésében nem különbözik lényegesen más országok törvényeitől. A következőket írta: "Minthogy a szabadalom a Polgári Törvénykönyv 86. § (2) bekezdésében is megfogalmazottan a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelmének egyik formája, a szabadalmazható találmánynak szellemi alkotásnak kell lennie, ahhoz szellemi alkotómunkának, szinonim szóhasználattal "feltalálói tevékenységnek" kell kapcsolódnia. A "feltalálói tevékenység" kifejezést tehát a szabadalmi törvény ugyan nem használja, de a szabadalmazható találmányokkal szembeni követelményként való alkalmazásának jogszabályi alapja van és nem csupán a miniszteri indoklásból vagy a bírói gyakorlatból "vezethető le".
Az említett MIE konferencia egy másik előadója dr. Markó József az angol és észak-amerikai joggyakorlat alapján ismertette a fogalom kialakulását, majd több jogi tesztet ismertetett, amelyek segíthetik a feltalálói tevékenység meglétének eldöntését. Az Egyesült Államokban használatos "Graham"-teszt, a Nagy-Britanniában alkalmazott "Oliver"-teszt és a kanadai "Bochnovic"-teszt abban különbözik egymástól, hogy a feltalálói tevékenység megítélésének logikai lépéseit a technika állásából, a találmányi gondolatból, vagy az igénypontok vizsgálatából indítják-e. A szerző maga is kidolgozott egy tesztet, melynek jellegzetessége, hogy a logikai műveletsort annak megállapításával kezdi, hogy milyen szintű szakember "szemüvegén" keresztül vizsgáljuk a kérdést (Markó, 1992).
Tekintsük át, hogy milyen útmutatást ad a feltalálói tevékenység megítéléséhez az elbírálói munkát támogató és az egységes hivatali joggyakorlat kialakulását segítő "A szabadalmi ügyintézés módszertani útmutatója" című kiadvány - a továbbiakban: Módszertani útmutató (Országos Találmányi Hivatal, 1994).
A "szakember"-rel foglalkozó szakasz a következőket írja: "Az újdonság megítélésekor figyelembe kell venni, hogy a feltaláló a meglévő műszaki ismeretekhez hozzátett-e olyan többletet, amihez az ismert megoldások között nem volt elegendő útmutatás, és olyan megoldás jött-e létre, amelyhez valamilyen többlethatás fűződik."
"Az újdonság megítélésének módszere" című szakasz bevezetésében ez áll: "A feltárt megoldások alapján az elbíráló összehasonlítja a találmány jellemzőinek összességét a technika állását képező megoldásokkal. Ennek alapján kiválasztja a bejelentésben foglalt megoldáshoz közel álló megoldásokat, és az újdonság megítélése céljából elemző összevetést végez.
A legközelebb álló ismert megoldásnak azt kell tekinteni, amelynek a legtöbb jellemzője azonos vagy egyenértékű a bejelentés tárgyának jellemzőivel, ahol a feladat megoldása szempontjából nélkülözhetetlen jellemzőket kell figyelembe venni.
Meg kell vizsgálni, hogy a legközelebb álló megoldás önmagában vagy egy másik anterioritással együtt elegendő útmutatást adott-e szakember számára a bejelentésben foglalt megoldás megvalósításához.
Több anterioritás felhasználása esetén nemcsak azt kell igazolni, hogy az egyes intézkedések önmagukban ismertek, hanem azt is, hogy ezek kombinálása szakembertől elvárható rutinintézkedés."
Az idézett rész elemzése több olyan kérdésre is választ ad, ami az MSZH gyakorlatával kapcsolatban felmerül a szabadalmi ügyvivők részéről. Dr. Palágyi Tivadar írta például, a feltalálói tevékenységgel és a szakember fogalmával foglalkozó rendkívül érdekes cikkében egy helyen: "A gyakorlatban az Országos Találmányi Hivatal is gyakran vizsgál újdonság helyett feltalálói tevékenységet, amit az is bizonyít, hogy ha több anterioritást nevez meg újdonságrontóként, azokat rendszerint mozaikszerűen kombinálja, ami újdonságvizsgálat esetén nem lenne megengedett." (Palágyi, 1992).
A Módszertani útmutató idézett része az alábbi fontos elemeket tartalmazza:
- világosan megfogalmazódik, hogy az újdonság vizsgálata során a feltalálói tevékenységet is vizsgálni kell;
- az ajánlott eljárás az EPO által használt "feladat-megoldás" módszerének (Szabó, 1986) logikáját követi. A teszt ismertetésére a következő részben térek vissza;
- a legközelebb álló megoldás megkeresésénél a feladat és nem a szerkezet azonosságát tekinti fontosnak;
- két anterioritás kombinálásánál megköveteli a kettő közötti logikai lánc felállítását, ez biztosítja a mozaikos kombinálás kizárását. A Módszertani útmutató következő szakasza az újdonság megítélésének azokkal az eseteivel foglalkozik, amikor a találmány nem úttörő jellegű. A felsorolt tipikus esetek: a kombináció, addíció, átvitel, anyaghelyettesítés, többszörözés, alak- és méretváltoztatás, ekvivalencia, kiválasztás, analóg eljárások, szakmai előítélet legyőzése és optimalizálás, valójában mind a feltalálói tevékenységre vonatkozó kritériumok.
A fentieket összefoglalva megállapítható, az, hogy az 1969. évi II. törvényben a feltalálói tevékenység nem jelenik meg a szabadalmazhatóság önálló kritériumaként, önmagában nem indokolja, hogy a feltalálói tevékenység vizsgálata az MSZH gyakorlatában háttérbe szoruljon. A Módszertani útmutató pedig a feltalálói tevékenység értékelésére olyan módszert ajánl, ami jól illeszkedik a külföldön alkalmazott tesztek sorába.
A feltalálói tevékenység megítélése az EPO érdemi vizsgálata során
Az Európai Szabadalmi Egyezmény (EPC) 52. cikkelyének 1. bekezdése kimondja: "Európai szabadalmakat olyan találmányokra adnak, amelyek újak, feltalálói tevékenységen alapulnak és iparilag alkalmazhatók." Az 56. cikkely határozza meg a feltalálói tevékenységet: "Egy találmány akkor tekinthető feltalálói tevékenységen alapulónak, ha az adott területen jártas szakember számára nem nyilvánvaló módon következik a technika állásából." Mivel sem a szakember tudásszintje, sem a megoldásnak a technika állásához és a szakember tudásához viszonyított kézenfekvősége nem mérhető objektív mércével, az EPO fellebbviteli fórumai is megkíséreltek valamiféle objektív eljárást létrehozni a feltalálói tevékenység elbírálásához. A Technikai Fellebbviteli Tanács első döntése tartalmazza a "feladat-megoldás" elvén alapuló módszert (Szabó, 1986; Knesch, 1992).
A módszer négy lépésre oszlik, melyeket az alábbi sorrendben kell elvégezni:
a) először meg kell határozni a technika állása szerinti legközelebbi megoldást,
b) ezután megállapítandó a különbség az igényelt találmány és a fenti megoldás között,
c) definiálni kell az objektív feladatot és meg kell nézni, hogy ezt a feladatot a találmány valóban meg is oldja-e,
d) végül meg kell állapítani, hogy a technika állásából (a) kiindulva kézenfekvő volt-e az objektív feladat (c) megoldása a (b) különbség bevezetése által.
Az EPO szabadalmi elelbírálóinak munkáját is részletes módszertani útmutató segíti (Guidelines, 1992 - a továbbiakban az EPO útmutatója) .
Az EPO útmutatója először meghatározza a "nyilvánvaló" fogalmát: Az nyilvánvaló, ami nem haladja meg a szokásos technológiai fejlesztést, csak egyszerűen vagy logikusan követi a technika állását, például az, ami nem jelent valamiben való olyan jártasságot vagy olyan képességet, ami túlmegy az adott szakterületen képzett szakembertől elvárhatótól.
A továbbiakban az EPO útmutatója példákkal illusztrálja a szakembert a találmányhoz vezető tipikusnak tekinthető utakat. Ezek a következők:
(i) egy megoldandó ötlet vagy probléma felvetése (a megoldás nyilvánvalóvá válik a probléma tisztázásával),
(ii) egy ismert probléma megoldásának kigondolása,
(iii) a vizsgált jelenség okához való eljutás intuícióval (a jelenség gyakorlati felhasználása nyilvánvalóvá válik).
A "szakember" fogalmát az EPO útmutatója a következőképpen határozza meg: "Az adott szakterületen jártas szakembertől elvárható, hogy a szakterület adott időpontban fennálló közkinccsé vált ismereteivel rendelkezzen. Az is elvárható tőle, hogy betekintést nyert a "technika állásába", mindenbe, főleg azokba a dokumentumokba, amelyeket a kutatási jelentés idéz, valamint rendelkezik a szokásos munkához és kísérletezéshez szükséges eszközökkel és képességekkel. Ha az adott szakterületen jártas szakember a probléma megoldását egy másik műszaki területen látja megoldhatónak, akkor az adott területen működő másik szakember az, aki a probléma megoldására alkalmas. Így a szakember ismeretén és képességén alapul annak vizsgálata, hogy vajon a találmány magában foglal-e feltalálói lépést. Vannak esetek, amikor megfelelőbb inkább emberek csoportjában, például gyártási csoportban gondolkodni, mint egyetlen személyben. Ezt alkalmazzák például bizonyos fejlett technológiákban, mint a komputertechnikában, illetve nagymértékben specializált eljárásokban, mint az összetett vegyi anyagok előállítása." Az EPO Technikai Fellebbviteli Tanács T 60/89, számú döntéséből ("Fúziós fehérjék/HARVARD", OJ EPO 1992, 268) tudjuk, hogy ilyen szakterület a biotechnológia is.
A továbbiakban az EPO vizsgálójának el kell döntenie, hogy nyilvánvaló-e két vagy több dokumentum kombinálása.
Az EPO-nál dolgozó biotechnológus elbírálók egy belső használatra szánt anyagot is készítettek maguknak, amely a biotechnológia területén előforduló néhány tipikus döntési szituációt dolgoz fel kérdés-felelet formában (idézi: Petzné, 1995). Ez a feltalálói tevékenység megítélését csaknem kizárólag a szekvenciák (a nukleotidok vagy az aminosavak sorrendjével megadott nukleinsav- vagy fehérjelánc) oltalmazhatóságával kapcsolatban tárgyalja. Később, a biotechnológia sajátosságainak tárgyalásánál erre még visszatérek.
A biotechnológia a genetika és a molekuláris biológia házasságából született a hetvenes években. Ekkor vált lehetővé gének izolálása és a génben kódolt genetikai információ meghatározása. A megfejtett genetikai információ korlátlanul manipulálható a molekuláris biológia módszereivel. A gént megfelelő gazdaszervezetbe juttatva az információ kifejezhető. A gén kifejeződésének közvetlen terméke mindig valamilyen fehérje, amely a gazdaszervezettől függően akár kereskedelmi mennyiségben is termelhető. A biotechnológiai fejlesztés végső célja lehet olyan nem fehérje természetű biológiai termék, például egy szteroid is, aminek bioszintézisében a gén által kifejezett fehérje katalizátorként vesz részt. A tipikus biotechnológiai találmány központi gondolata a genetikai információ megfejtése és a megfejtett információ felhasználása egy probléma megoldására. A biotechnológia fogalmába gyakran beleértik a mezőgazdaság, gyógyszeripar és az élelmiszeripar egy sor olyan hagyományos eljárását is, mint a kenyérsütés, sörfőzés vagy az ipari fermentáció. Az elnevezés azonban a modern biotechnológia megjelenésével vált közhasznúvá, talán azért, mert a molekuláris biológia módszerei biztosítottak először egységes technológiát az élővilágban univerzálisan érvényes genetikai információ megfejtésére és felhasználására. Ezért a továbbiakban biotechnológia alatt főleg azokat a modern eljárásokat értem, amelyek az élőlények génállományának molekuláris biológiai eszközökkel történő manipulálásán alapulnak.
Biotechnológiai találmányok: a találmányok különös típusa
Biotechnológiai tárgyú bejelentésekkel 1978 óta találkozunk. A szabadalmazható biotechnológiai találmányok legfontosabb típusait, többek között, Harding (1994) és Yeats (1996) ismertetik. A biotechnológiai találmányokat szabadalomjogi szempontból hasonlóaknak tekintik a vegyipari és gyógyszeripari találmányokhoz. Harding például a következőképen érvel: "Miért kellene a biotechnológiai találmányokat másként kezelni, mint más kémiai találmányokat - olyanokat mint a polimerek? A gén végül is a polimerek egy formája, és ugyanilyen alapon a fehérje is az. A restrikciós emésztés, ligálás stb. pedig egyszerűen enzimek által katalizált kémiai folyamatok." (Harding, 1994)
Véleményem szerint - Harding érvelésével szemben - a gén nem közönséges polimer, mert anyagi minőségénél fontosabb az a tulajdonsága, hogy szerkezetében hordozza a kódolt genetikai információt. Ebből a szempontból a biotechnológia közelebb áll a számítástechnikához, mint a kémiához.
A genetikai információ analóg a szoftverrel. A szoftver önmagában, a műszaki jelleg hiánya miatt, nem oltalomképes. A genetikai információ sem az. A nukleinsav (DNS vagy RNS) mint információhordozó molekula műszakilag a mikroprocesszorral analóg. A mikroprocesszor nem szabadalommal, hanem a mikroelektronikai félvezetők topográfiáját védő különleges oltalmi formával védhető. A mikroprocesszorok előállítása ugyanis ismert technikával történik az egyes áramkörök csak mintázatukban térnek el egymástól. Ugyanez igaz a fehérje és nukleinsav szekvenciákra is, mégis, a szabadalmi joggyakorlat elismeri az azonosított és izolált vagy szintetizált szekvenciák műszaki jellegét, és ezért a szekvencia szabadalmi oltalmat kaphat. Tovább játszva a hasonlattal, a gazdasejt fehérjeszintetizáló apparátusa a számítógéppel analóg.
Az angol parlament felsőházának különbizottsága előtt megvitatott jelentésben, amely az Európai Közösségnek a biotechnológiai találmányok szabadalmi oltalmával kapcsolatos direktívájáról készült 1993-ban (idézi Harding, 1994) szerepelt is olyan felvetés, hogy a biotechnológiai találmányokat nem a szabadalmi rendszer keretén belül kellene oltalmazni. Ez a nézet nem vált elfogadottá. A genetikai információ megszerzése ugyanis műszaki intézkedéseket igényel, és ezért az oltalmi igény elbírálható szabadalmi eljárás keretében.
Látni kell azonban, hogy a biotechnológiai szabadalmak egy része kettős arcú: a bejelentés tárgya az információt hordozó molekula, de a találmány lényege maga a genetikai információ. Az információ hasznosításának monopóliuma pedig sokkal szélesebb körű jogokat jelent, mint az információ valamilyen hordozójának birtoklása. Mivel a genetikai információ hasznosításának már nagyon sok lehetősége a technika állásához tartozik, a fajlagos feltalálói erőfeszítés hozadéka messze átlagon felüli. Ez nagy felelősséget ró az elbírálókra.
Feltalálói tevékenység a biotechnológiában
Kezdetben a biotechnológiai találmányok egy jellegzetes csoportja olyan fehérjék génsebészeti módszerekkel történő előállítására vonatkozott, melyekről már a géntechnológiai módszerek kidolgozása előtt ismert volt, hogy kereskedelmi mennyiségben történő előállításuk üzletileg ígéretes. Tehát a szükséglet, amelynek megoldására a szabadalom irányult, közismert volt, és a megoldáshoz vezető út a géntechnológiai módszerek megjelenésével nyilvánvalóvá vált. Példaként említhetem a rekombináns humán inzulint, humán növekedési hormont, az interferonokat, egy sor citokint és növekedési faktort, a véralvadásban és vérképződésben résztvevő fehérjéket stb. A feltalálói tevékenységet vizsgálva két szélsőség között kell megtalálni a helyes utat:
a) A fenti megoldások esetében hiányzik a feltalálói tevékenység, mert a megoldandó probléma közismert volt, és a génsebészet eszköztára pedig kézenfekvő megoldást kínált.
b) Minden új biotechnológiai megoldás feltalálói tevékenységen alapul. A molekuláris biológia módszertana ugyanis egy sor olyan lépést tartalmaz, ahol statisztikai törvényszerűségek érvényesülnek, és ezeknél, hiába kézenfekvőek a módszerek, az eredmény nem jósolható meg teljes biztonsággal.
A génsebészet módszertanából következik, hogy a kívánt nukleinsav szakaszokat (nukleinsavszekvenciákat) nem a funkciójuk, hanem egy strukturális kritérium alapján ismerik fel egy olyan elegyben, amely egy élőlény teljes genetikai információját hordozó DNS véletlenszerű darabolással nyert darabkáinak óriási tömegét tartalmazza. A megfelelő darabka kiválasztását biztosító strukturális kritérium egy specifikus nukleinsav próbához való kapcsolódás képessége. A feltalálói lépés tehát a specifikus próba előállításához szükséges. A megfelelő próbát a kódolt fehérje szervezetben betöltött funkciójára vonatkozó ismeretek felhasználásával lehet megtalálni vagy megtervezni. Ez néha kézenfekvő módon elvégezhető, máskor azonban olyan különleges kísérleti szituáció létrehozását igényli, amelynek körülményei között a nukleinsav struktúra valamilyen módon egy biológiai funkcióhoz, vagy egy ismert fehérjéhez rendelhető.
A feltalálói tevékenység megítélése ilyenkor annak eldöntését igényli, hogy a találmány lényegét jelentő genetikai információ megszerzéséhez vezető specifikus próba azonosítása a szakember számára kézenfekvő módon következett-e a technika állásából. A molekuláris biológiai módszereket ismerő szakemberek körénél jóval szűkebb az a kör, amelyik a specifikus próba azonosításának módját ismerheti, hiszen az azonosítás kritériumai szűk szakterülethez kapcsolódnak. Ez rendkívül nehézzé teszi a kézenfekvőség eldöntését, mert az elbírálónak egymástól nagyon távoli bonyolult szakterületek rejtelmeiben történő alapos elmélyedését kívánja meg. A találmányok sokféleségét csak a molekuláris biológiai gondolkodás köti össze.
A fentiekből következik, hogy nehéz a feltalálói tevékenység szempontjából figyelembe vehető szakember tudásszintjének megítélése is. Ráadásul forradalmian fejlődő tudományterületről lévén szó, ez a tudásszint gyorsan változik. Nem véletlen, hogy az EPO fellebbviteli fórumainak egyes döntéseiben a szakember fogalmát igen eltérő tartalommal fogalmazzák meg (Jaenichen, 1995, 41-45. oldal).
Nagy segítséget jelent, ha a leírásból vagy a kutatási jelentésből a technika állása jól rekonstruálható. Sajnos ez ritkán adatik meg. A biotechnológia területén a technika állásának feltárása különlegesen nehéz. Ennek jól megfogható okai vannak.
A technika állásában a specifikus próba azonosításának kritériumai nem a találmányok, hanem a felfedezések körébe eső információhoz tartoznak és tudományos publikációkban kerülnek nyilvánosságra. Az ezekben közölt információ számítógépes eszközökkel sokkal nehezebben kutatható mint az újdonságvizsgálat szempontjai szerint jól szervezett szabadalmi információ.
A fentiekből logikusan következik, hogy a biotechnológiai szabadalmak esetében a feltalálói tevékenység felelős elbírálásának szűk keresztmetszete a technika állása feltárásának időigénye és bonyolultsága. Annak ellenőrzésére, hogy a biotechnológiai szabadalmak esetében tényleg bonyolultabb-e a technika állásának feltárása, az alábbi gyors vizsgálatot végeztem el. Az ESPACE-LEGAL adatbázisból NSZO-besorolásuk alapján véletlenszerűen kiemeltem 3-3 esetet az alábbi műszaki területekről: mechanika (F16C), gyógyszeripar (A61K) és polimer kémia (C08). Mindegyiknél felmerült a feltalálói tevékenység kérdése (EPC 56. cikkely). Megnéztem, hogy az eljárásban az illetékes tanácshoz a felek hány dokumentumot nyújtottak be, aminek alapján a tanács a technika állását meghatározta. A kilenc véletlenszerűen kiválasztott esetben ezen dokumentumok száma csak három esetben haladta meg a 10-et, de ezeknél sem volt több mint 30. Szakértőt nem kellett meghallgatni.
Összehasonlításul az a négy biotechnológiai eset szolgált, melyeket a következő részben ismertetek. Ebből a szempontból ezek a jogesetek is véletlenszerűen kiválasztottnak tekinthetők. A négy eset egyikében 3 dokumentumot nyújtottak be, a másik háromban azonban több mint 50, több mint 200, valamint több mint 500 dokumentumot! Több esetben szakértőket is meghallgattak. Az első kilenc esetben a benyújtott dokumentumok kizárólag szabadalmak, kézikönyvek és lexikonok voltak, amelyek könnyen kereshető vagy széles körben ismert források. A biotechnológiai ügyekben a dokumentumok tudományos folyóiratokban közölt szakcikkek, tehát szűk körnek szóló és nehezen kereshető források voltak. A különbség önmagáért beszél.
A technika fejlődésével még hangsúlyosabbá vált, hogy a lényeg nem a műszaki megoldás mikéntje, hiszen az egyre inkább kézenfekvő, hanem a genetikai információ kizárólagos felhasználására irányuló törekvés. Nem ritka az olyan bejelentés, ahol a találmány lényegét jelentő DNS-szekvencia előállításának rövid leírását főigénypontok hosszú sora követi, melyek a DNS által kódolt információ számtalan felhasználási módjára kiterjedő oltalmi igényt sorolják (DNS, az ezt tartalmazó plazmid, vektor, gazdasejt, fehérje, a fehérjét termelő transzgenikus állat vagy növény, antiszensz RNS, és mindezek felhasználása betegség megelőzésére, diagnosztizálására és gyógyítására hagyományos és génterápiai módszerrel, 130-150 igénypont, ebből 30-50 főigénypont!). A felhasználási lehetőségek széles körét a genetikai információ azonossága foglalja egységbe. Nem lesz problémamentes az ilyen bejelentések elbírálása.
Párhuzamos bejelentések összegyűjtésének tanulságai
Az összehasonlítás alapjául szolgáló bejelentések összegyűjtését az EPO fellebbviteli fórumai elé került jogeseteket tartalmazó ESPACE-LEGAL CD-ROM adatbázisban folytatott keresés alapján végeztem. Reméltem, hogy az összehasonlítás szempontjainak megfelelő eseteket az NSZO szerint, törvényhelyek, keresőszavak és más kritériumok alapján is kutatható adatbázisban érdemes keresni. A biotechnológiát a C12N és C12P NSZO-jelzetekkel jellemezve, 107 biotechnológiai tárgyú döntést találtam az adatbázisban. Ezen belül 23 bejelentéssel kapcsolatos 25 döntésben szerepel a kulcsszavak között a feltalálói tevékenység. A szakember fogalma biotechnológiai tárgyú eset kulcsszavai között nem fordul elő. A 23 bejelentés közül mindössze négyet jelentettek be Magyarországon is.
A négy rendkívül izgalmas esetre vonatkozóan csak azon körülmények ismertetésére szorítkozom, melyek a következtetések alátámasztásához szükségesek.
1. T 301/87 és T 500/91 Alfa-interferon/BIOGEN
A BIOGEN 1984. augusztus 15-én szabadalmat kapott a tárgybani európai bejelentésére 34 igénypontban megfogalmazott oltalmi körre. A megadott szabadalom ellen nyolc fél szólalt fel. A Felszólalási Osztály (Opposition Division) 1986. december 10-én visszavonta a szabadalmat többek között a feltalálói tevékenység hiánya miatt, ami csak a 2. igénypont d) változatában és a 12. igénypontban igényelt bizonyos DNS-szekvenciákkal kapcsolatban merült fel. Bejelentő fellebbezett és kérte a szabadalom visszaállítását. A Technikai Fellebbviteli Tanács (Technical Board of Appeal) eljárása alatt a bejelentő az igénypontsorozatot többször is módosította, ezzel bizonyos támadásokat kivédett, de ezek nem érintették a feltalálói lépés kérdését. A Tanács állásfoglalása után az ügyet visszautalta döntésre a Felszólalási Osztályhoz. Ez visszaállította a szabadalmat, de döntése ellen újabb fellebbezések érkeztek és az ügy másodszor is a Technikai Fellebbviteli Tanács elé került.
Az újabb eljárás során több mint 200 dokumentumot vettek figyelembe, és mindkét fél részéről több szakértőt hallgattak meg. A végső döntés nyolc évvel az első engedélyezés után 1992. december 10-én született meg. A Tanács a fellebbezéseket elutasította és a szabadalmat újra érvénybe helyezte.
A magyarországi bejelentés alapján az MSZH 34 igénypontban felsorolt oltalmi körrel adta meg a szabadalmat 1988-ban. A magyar szabadalom értelemszerűen nem tartalmaz termékigénypontot. Az eljárással előállítható termékek köre azonos az európai szabadalom oltalmi körébe eső termékekkel.
Nem tudhatjuk, hogy az EPO elbírálója kért-e nyilatkozatot a bejelentőtől a feltalálói lépés kérdésében az eljárás során. A fellebbviteli eljárásban a feltalálói lépés hiányát az ellenérdekű felek vetették fel, és kifogásaikat a végső fórum elutasította. Az EPO által megadott oltalmi kör tehát nem lett szűkebb, mint a magyar.
2. T 223/92 HIF-Gamma/GENENTECH
Az európai szabadalmat a felszólalásokat követően a Felszólalási Osztály megerősítette, a kifogásokat alaptalannak ítélte meg. Az egyik kifogás a feltalálói lépést hiányolta. A kifogást tevő felek fellebbeztek, és az ügy a Fellebbviteli Tanács elé került. A Tanács 1992-ben döntött, minden kifogást elutasított és a szabadalmat érvényben tartotta.
A Magyarországon tett szabadalmi bejelentés alapján eközben 1990 októberében az MSZH szabadalmat adott a találmány szerinti termékek előállítási eljárására. Az eljárásban a feltalálói lépés kérdése nem merült fel, a Hivatal egy igényrontó szabadalmi bejelentéssel kapcsolatban hívta fel a bejelentőt nyilatkozattételre. Az eredetileg benyújtott eljárási igénypontokat a Hivatal a példákkal alátámasztott konkrét kiviteli módra korlátozta. A megadott oltalmi kör jelentősen szűkebb, mint az európai szabadalomé.
3. T 609/90 Protecting bacteria/ELI LILLY
A bejelentést az Elbírálói Osztály elutasította a feltalálói tevékenység hiányára hivatkozva. A bejelentő fellebbezett és az ügy a Fellebbviteli Tanács elé került. Eközben a bejelentő új igénypontsorozatot nyújtott be, amely az eredeti 20 igényponttal szemben csak 16-ot tartalmazott. Az új főigénypontok fogalmazása megváltozott, de ez az igényelt oltalmi kört nem érintette. A Tanács a fellebbezést megalapozottnak találta, és a szabadalmat megadta.
A magyar bejelentés vizsgálata során se a feltalálói tevékenység, se az újdonság kérdése nem merült fel. A bejelentőt a megvalósíthatóság kérdésében hívták föl és a szabadalmat az eredeti bejelentéshez viszonyítva szűkebb oltalmi körrel adták meg. A gazdaszervezetek, restrikciós helyek és plazmidok körét korlátozták a példák alapján.
4. T 412/93 Erythropoietin/KIRIN-AMGEN
Az eritropoietin eddig a legsikeresebb rekombináns termék, az ezredforduló utánra az egyik legtöbb profitot hozó gyógyszeralapanyaggá válhat. Jellemző, hogy ebben az ügyben nyújtották be az első megsemmisítési kérelmet Magyarországon biotechnológiai tárgyú szabadalom ellen. A kérelem elbírálása még folyamatban van. Ezért a magyar bejelentés anyaga nem volt elérhető az anyaggyűjtés időpontjában.
Az európai szabadalmat felszólalások kapcsán a Felszólalási Osztály vizsgálta a feltalálói tevékenység szempontjából, és a kifogásokat elutasította, tehát a megadott szabadalom oltalmi köre ebben az ügyben sem lett szűkebb a feltalálói lépés hiányának megállapítása következtében.
Kiértékelés és következtetések
Az EPC és a régi Szt. közötti különbségek, mint láttuk, nem indokolnak lényegi különbséget a két hivatal joggyakorlatában a feltalálói tevékenység vizsgálata és megítélése vonatkozásában. Nem indokolnak lényeges különbséget az összehasonlított módszertani útmutatók sem. Mégis elképzelhető, hogy bizonyos esetekben a két hivatal nem egyformán bírálja el a feltalálói tevékenységet. Az EPO és az MSZH által megadott szabadalmak oltalmi körének összehasonlítását végezte el a biotechnológia területén a termékoltalomra vonatkozó igénypontok tekintetében a közzétételi példány és az európai elővizsgálati jelentés felhasználásával a BIOME osztály munkacsoportja (Petzné, 1995, Lángné, 1995). Tíz vakcinákra vonatkozó szabadalom összehasonlítása alapján dr. Lángné megállapította, hogy a korlátozások indokai a két hivatalnál különbözőek voltak, és feltételezte, hogy a különbségek egyik oka az, hogy az EPO döntéseiben a feltalálói tevékenység vizsgálata nagyobb hangsúlyt kapott.
Egyik oka lehet ennek, hogy a biotechnológiai találmányok egy csoportjánál a technika állásának feltárása időigényesebb, mint más típusú bejelentéseknél. Így, bár a technikai háttér rendelkezésre áll, a magyar szabadalmi elbírálónak idő hiányában nincs lehetősége a technika állásának olyan részletes feltárására, aminek alapján a feltalálói tevékenységet mindenre kiterjedően megítélhetné. Ezért nincs meg a feltétele annak sem, hogy a más hivataloknál bevált jogi tesztek segítségét igénybe vegye. Az EPO-nál lényegében nincs ilyen időkorlát.
Másik ok lehet, hogy az EPO publikált jogesetei nemcsak kifelé teszik áttekinthetővé a hivatal munkáját, de a joggyakorlatra is egységesítően hatnak. Az MSZH esetében ez hiányzik, annak ellenére, hogy az MSZH is tesz erőfeszítéseket arra, hogy a hivatali eljárást egységesítse és ismertté tegye. Megfigyeltem például, hogy az Iparjogvédelmi Szemlében és a MIE kiadványaiban a magyar szerzők a feltalálói tevékenység tárgyalása során külföldi hivatalok joggyakorlatát ismertetik. Olyan cikket, amelyben a magyar hivatal joggyakorlatát ismertetnék, nem találtam. Publikált magyar jogesetek híján erre nehéz is lenne vállalkozni.
Az európai jogeseteket tartalmazó adatbázissal való ismerkedés eredményéről az a véleményem, az esetek önmagukban nagyon tanulságosak, de nem használhatók fel összehasonlítás céljára. A jogesetekből az EPO fellebbviteli fórumainak döntései ismerhetők meg. A tanácsok működése azonban, minőségileg különbözik az elbírálói osztály munkájától. A fellebbviteli fórum a technika állásának olyan részletes ismeretére támaszkodhat, ami a két testület azonos szemlélete és joggyakorlata mellett is eltérő döntésekhez vezethet.
A feltalálói tevékenység a találmány létrehozásának központi mozzanata, amelynek a lényegéhez tartozik, hogy csak egy találmányhoz kapcsolódik, egyedi és megismételhetetlen. Ebből következik, hogy ha általánosítható is az a logikai eljárás, amit a feltalálói tevékenység megítélése során az elbíráló alkalmaz, és ennek alapján megalkothatók hasznos módszerek és jogi tesztek az egységes gyakorlat érdekében, mégis, az elbírálás eredménye mindig egy adott esetre vonatkozik és nem általánosítható.
A feltalálói tevékenység elbírálása egyben az érdemi vizsgálat leginkább szakmához kötődő tevékenysége. A vizsgált európai jogesetek elemzése is ezt bizonyítja. A döntések itt nem ismertetett részletes indoklásából jól látható, hogy bár a bizottságok a feltalálói tevékenység megítélése során mindig a "feladat-megoldás" módszerét alkalmazták, a döntés mindegyik esetben egészen speciális, csak az adott megoldásra érvényes kísérleti körülmények mérlegelését igényelte.
Mivel a feltalálói tevékenységet a biotechnológiai tárgyú bejelentések körében vizsgáltam, ez jó alkalom volt annak átgondolására is, hogy felmerülhetnek-e ezek elbírálása során új, a biotechnológia sajátosságaiból adódó problémák. Ennek eredményeként úgy látom, hogy a biotechnológiai találmányoknak van egy csoportja, mely jellegzetesen különbözik más találmányoktól. Ez indokolttá teszi a kérdés további vizsgálatát.
Harding, Charles: How to Draft Claims for Genes and other Biotechnological Inventions. IBC Conference on Patenting Biotechnological Inventions; Recent Developments in Law and Practice. 21-22. June, 1994, European Patent Office, Munich.
Jaenichen, Hans-Rainer: Prosecution of Pharmaceutical and Biotechnological Applications and Overcoming Rejections; Drafting of Descriptions and Claims. IBC Conference on Intellectual Property and Patent Protection of Pharmaceuticals and Biologics. September 11-12. 1995, Washington DC. Infoline Inc.
Knesch, Gerhard.: A feltalálói tevékenység az európai szabadalmi gyakorlatban. A MIE 1992. május 27-29. között Sopronban megrendezett konferenciáján elhangzott előadás.
Láng Tivadarné: Tíz vakcina tárgyú közzétett és megadott európai szabadalmi bejelentés igénypontsorozatának vizsgálata és adott esetben összehasonlítása a megadott magyar szabadalmi leírással. Az OTH Kémiai és Biológiai Főosztály konzultációján elhangzott előadás kézirata, 1995.
Markó József: A "feltalálói tevékenység" követelménye a szabadalomképesség elbírálásánál az Egyesült Királyságban és Észak-Amerikában. Iparjogvédelmi Szemle, 97. évf. III. 18-30., 1992.
Mikófalvi Gábor: A "feltalálói tevékenység" a bírósági gyakorlat szemszögéből. A MIE 1992. május 27-29. között Sopronban megrendezett konferenciáján elhangzott előadás.
Palágyi Tivadar: A szakember szerepe a feltalálói tevékenység elbírálásában. Iparjogvédelmi Szemle, 97. évf. IV. 59-65., 1992
Petzné Stifter Mária: Biotechnológiai tárgyú találmányok a termékoltalom tekintetében. Az OTH Kémiai és Biológiai Főosztály konzultációján elhangzott előadás kézirata, 1995
Szabo G. S. A.: The Problem and Solution Approach to the Inventive Step. EIPR, 10. 293-303, 1986
Yeats, Siobhan: Esetjog a biotechnológia területén az Európai Szabadalmi Hivatalban. Iparjogvédelmi Szemle, 101. évf. IV. 1-7., 1996.