Dr. Szimon Tivadarné
Meg nem engedett korlátozás új vegyületeknél
A kémiai és gyógyszeripari tárgyú bejelentéseknél gyakran igényelnek oltalmat vegyületek egy csoportjára, amelyet egy általános képlettel jellemeznek. A Magyar Szabadalmi Hivatalnak a módosított 1969. évi II. törvény 41. § (1) és (2) bekezdése alapján kialakított joggyakorlata a lehetséges oltalom terjedelmét a példák alapján határozta meg, és lehetőséget adott arra is, hogy a bejelentést új példák bevitelével bővítsék. Ez megfelelt a régi német joggyakorlatnak. Az Európai Szabadalmi Egyezménnyel (az angol rövidítés szerint EPC) harmonizált 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Szt.), [72. § (1) bekezdés] azonban nem teszi lehetővé a bejelentés módosítását új tartalom bevitelével: "A szabadalmi bejelentés új tartalom bevitelével nem változtatható meg úgy, hogy tárgya bővebb legyen annál, amit a bejelentés napján benyújtott bejelentésben feltártak. "
A szabadalmi ügyintézés módszertani útmutatója (1999) a módosítások vizsgálatával kapcsolatban a következőképpen rendelkezik: "Annak eldöntésére, hogy a módosítás mikor lépi túl az eredeti bejelentésben feltárt találmány tárgyát, azt kell megfontolni, hogy az új tartalom bevitelével ami nem csak hozzáadás, de törlés útján is történhet az adott területen jártas szakember jutott-e olyan információhoz, amely nem volt levezethető közvetlenül és egyértelműen az eredetileg benyújtott bejelentésből."
Az Szt. 72. § (1) bekezdésének rendelkezése összhangban áll az EPC 123. cikkely (2) bekezdésével: "Az európai szabadalmi bejelentést és az európai szabadalmat nem szabad oly módon megváltoztatni, hogy tárgya az eredetileg benyújtott bejelentés szövegének a tartalmán túlterjedjen."
Az EPO 3.3.1-es fellebbviteli tanácsának (Boards of Appeal) T 0288/92 számú döntése példa arra, hogy milyen megfontolásokat kell figyelembe venni a módosítások engedélyezhetőségének elbírálásakor, közelebbről: egy általános képlet hogyan korlátozható és hogyan nem.
A döntés a Schering Agrochemicals Ltd. 87302915.1 bejelentésére vonatkozott, amelyet az EPO 244 948 számon tett közzé ( a döntésben a közzétett bejelentés száma sajnálatos módon hibásan szerepel), majd a vizsgálati osztály elutasított. Az elutasítás alapja az volt, hogy a bejelentő az eljárás során új tartalom bevitelével módosította a bejelentést [123(2)], és a bejelentés nem felelt meg a 84. cikkely követelményeinek sem. A bejelentő fellebbezésének vizsgálata során a Fellebbezési Tanács arra a megállapításra jutott, hogy a módosított bejelentés nem felel meg az EPC 123(2) követelményeinek; ezért nem is vizsgálta, hogy a bejelentés eleget tesz-e az EPC egyéb rendelkezéseinek, ezek között a 84. cikkely követelményeinek.
A döntés szerint (lásd catchword):
I. A módosításoknak az EPC 123(2) alapján való engedélyezhetőségének megítélésénél csakis annak alapján kell dönteni, hogy a módosítás közvetlenül és egyértelműen levezethető-e (az angol szóhasználat: derivable, extractable) az eredetileg benyújtott bejelentésből. Az "újdonságteszt" által felvetődő bármilyen kérdés csak hipotetikus és ezért nem releváns.
II. Nem engedélyezhető a vegyületek egy általános képlettel meghatározott csoportjának a módosítása egy helyettesítő, eredetileg általánosan megadott jelentésének egy konkrét (specific, individual) jelentésre való, önkényes, így például a kiviteli példák alapján történő korlátozásával, ha ilyen korlátozásra a leírás általános része nem ad lehetőséget.
Az eredetileg benyújtott igénypont az (I) általános képletű triazol-szulfonamidokra és sóikra vonatkozott, ahol
Ra jelentése hidrogénatom és Rb jelentése R3CONHCR2=CR1 általános képletű csoport, vagy Ra és Rb együttes jelentése C(R3)=NC(R2)=C(R1) vagy C(=Y)N(R6)C(R2)=C(R1) ahol R1, R2 és R3 lehet azonos vagy különböző és jelentésük többek között hidrogén vagy helyettesített vagy helyettesítetlen alkilcsoport, R4 jelentése többek között helyettesített fenilcsoport és R5 jelentése többek között hidrogénatom.
A módosított igénypont az oltalmazni kívánt (I) általános képletű triazolszármazékok körét két egymástól elkülönült csoporttal határozta meg, a következők szerint:
a) a triazolgyűrű 5-ös helyzetében lévő csoport 2-acetamido-1-propenilcsoport, és R4 jelentése helyettesített fenilcsoport vagy
b) R4 jelentése 2,6-difluorfenilcsoport, és az 5-ös helyzetben lévő R3CONHCR2=CR1 általános képletű csoportban R1 jelentése hidrogén, R2 helyettesített vagy helyettesítetlen alkilcsoport és R3 jelentése metilcsoport és Ra és R5 jelentése mindig hidrogénatom.
A fentiek alapján az nem is volt kérdéses, hogy a módosított igénypont az eredeti 1. igénypont korlátozása. Azonban a Tanács leszögezte, hogy nem helytálló a fellebbező azon érvelése, miszerint a korlátozás tényéből egyenesen következne, hogy a módosítás kielégíti a 123(2) követelményeit. A fenti cikkely nem azt jelenti, hogy csak az a módosítás jelenti új tartalom bevitelét, amely az oltalmi kör kiterjesztésére vonatkozik. A 123(2) ténylegesen olyan műszaki információ bevitelét tiltja, amely szakember számára objektív módon nem következik az eredetileg benyújtott bejelentés tartalmából. A különböző fellebbezési tanácsok döntései e tekintetben összhangban állnak egymással lásd G 3/89, G 11/91, és T 194/84.
A Tanács külön megvizsgálta a módosított igénypont a) pontja szerinti módosítás engedélyezhetőségét erről a vizsgálati osztály döntésében az szerepelt, hogy "lehet, hogy engedélyezhető" , és arra a megállapításra jutott, hogy ez a módosítás engedélyezhető, mivel a korlátozás nem önkényes, hanem világosan és egyértelműen levezethető az eredetileg benyújtott bejelentésből. A helyettesítők a) pont szerinti valamennyi jelentése vagy meg volt említve az eredeti 1. igénypontban lehetséges jelentésként vagy az előnyös vegyületek csoportjában szerepelt. Ezeknek a korlátozásoknak a kombinációja nem önkényes, mivel levezethető a B kiviteli példából, amely 7 olyan vegyületre vonatkozik, amelyek az a) pont szerinti csoportba tartoznak. A B1, B2 és B4 B7 vegyületekben az 1. igénypont szerinti Rb helyettesítő az eredetileg is igényelt R3CONHCR2 általános képletű csoport, és ebben az R1 R3 helyettesítők jelentése megfelel a módosított igénypont a) pontjában igényelt jelentéseknek. Az R5 helyettesítő jelentése mind a 6 vegyületben hidrogénatom. A fenilcsoport R4 helyettesítőjének jelentése mind a 6 vegyületben különböző. Ezek a csoportok többek között van példa 2-klór-6-metil-fenil-csoportra, 2,6-diklór-3-metil-fenil-csoportra és 2-metil-6-nitro-fenil-csoportra , bemutatják az R4 mint "helyettesített fenilcsoport" meghatározást, az R1, R2, R3 és R5 jelentése konkrétan meghatározott jelentése mellett. Így hozzáadott információ nélkül el lehetett jutni az a) pont szerinti vegyületcsoporthoz.
Az igénypont b) pontja szerinti vegyületcsoport esetében a helyzet azonban ettől lényegesen eltér, sem az eredetileg benyújtott igénypontokban, sem a leírásban nincs olyan kitanítás, amelyből levezethető lenne, hogy a vegyületek b) pont szerinti csoportja az eredetileg igényelt találmány része (az angol szöveg az "embodiment" szót használja) lenne. Az R2 csoport jelentésében a 2,6-difluor-fenil-csoport csak az egyes vegyületek szerkezeti részeként volt jelen, amint azt a bejelentő is elismerte a szóbeli tárgyalás alatt.
A 2,6-difluor-fenil-csoportot hordozó vegyületek legtöbbje, így az N-(2,6-difluorfenil)-5,7-dimetil-[1,2,4]-triazolo-[1,5-c]-pirimidin-2-szulfonamid (4. oldal, 19-20. sor) és az A kiviteli példa vegyületei közül az A4, A13, A16, A17, A19, A22, A23, A25, A26, A29, A30, A36 és az A47, valamint a C és E kiviteli példa triazolo-pirimidin-származékokra vonatkozik. Ilyen vegyületeket amelyekben Ra és Rb együttesen alkotná a megadott csoportot szándékosan nem igényeltek a módosított igénypontban. Ezért a szakember ebből az információból nem juthat el a vegyületek olyan csoportjához, amelyek nem tartalmaznak triazolo-pirimidin gyűrűt.
A B kiviteli példában csak a B1 vegyület (amelyet megemlítenek a 4. oldal 20. és 21. sorában is) és a B3 tartalmaz 2,6-difluor-helyettesítőt R4 helyén. Ezekben a példákban az R1 helyettesítő jelentése hidrogén, R2 metil- vagy trifluormetil-csoport, R3 metilcsoport, Ra és R5 hidrogén. Ebből látható, hogy csak a fenti példa szerinti vegyületek tartoznak a b) pont szerinti vegyületek körébe.
A Tanács megítélése szerint a szakember ebből nem juthatott egyéb következtetésre, mint a fenti szerkezeti elemek megadott kombinációjára. Ezért a B1 és B3 példák szerinti vegyületek nem szolgáltatnak alapot a b) pont alatt szereplő általánosításra; a b) pont alatti vegyületcsoport a vegyületek végtelen halmazára vonatkozik, hiszen R2 jelentése helyettesített vagy helyettesítetlen alkilcsoport.
A leírásban sehol sincs megemlítve a vegyületek olyan csoportja, amelyben az R4 helyettesítő 2,6-difluor-fenil-csoport is lehet. Ebből is következik, hogy a b) pont alatti kiválasztás önkényes.
Összefoglalva a Tanács megállapította, hogy bár a példák a bejelentés napján benyújtott leírás tartalmának részét képezik, és ezért a példákat tekintetbe is kell venni, amikor azt vizsgáljuk, hogy milyen információ következik világosan és egyértelműen a példákból, azonban az általánosan meghatározott, azaz a vegyületcsoportot a helyettesítők többféle jelentése alapján definiált információval ellentétben, egy példa szerinti vegyület a szerkezeti elemeknek csak a vegyület szerinti kombinációjára vonatkozó információt ad. Ezért az az információ, amit úgy nyerünk, hogy a példák szerinti vegyületeket szerkezeti elemeikre bontjuk, majd ezek alapján általánosítunk, nem tekinthető az eredetileg benyújtott bejelentésben lévő tartalomnak. Ezért nem engedhető meg, hogy egy általános képletet, amelyben egy helyettesítő jelentése általánosan van megadva, mint a jelen esetben a "helyettesített fenilcsoport", egy konkrét jelentésre, "2,6-difluor-fenil-csoport"-ra korlátozzunk, ha ezt a csoportot konkrét vegyületek egy szerkezeti eleméből önkényesen származtattuk le, anélkül, hogy a leírás általános része alátámasztaná ezt a korlátozást. Ezért a b) pont szerinti vegyületcsoport nem származtatható le világosan és egyértelműen az eredeti tartalomból, és ezért a benyújtott igénypont nem tesz eleget a 123(2) követelményeinek.
A Fellebbezési Tanács, mivel a bejelentés elutasítása miatt benyújtott fellebbezést a 123(2) alapján elutasította, nem vizsgálta azt, hogy a bejelentés megfelel-e az EPC 84. cikkelyének, de megállapította, hogy az adott esetben a "helyettesített fenilcsoport" alatt a szokásos jelentést kell érteni, anélkül, hogy ez a hatáshoz lenne kötve; ez a meghatározás a jelen esetben elfogadható, azonban a Fellebbezési Tanácsok döntéseiből nem következik, hogy ez mindig és minden bejelentésben elfogadható meghatározás lenne.
A fenti döntés gondolatmenetét figyelembe véve, a Magyar Szabadalmi Hivatalnak az Szt. 72. § (1) alkalmazása esetén ügyelnie kell arra, hogy a korlátozás során is mindig meg kell vizsgálni, hogy az nem jelent-e bővítő értelmű módosítást. Ez a régi szabadalmi törvény (módosított 1969. évi II. törvény) szerinti joggyakorlattól lényegesen eltérő megfontolásokat igényel. A fentiekből egyébként az is következik, hogy mivel az oltalom lehetséges terjedelmét nem a kiviteli példák határozzák meg, sőt, ha a leírás általános része nem támasztja ezt alá, az oltalmi kör nem is korlátozható a példák alapján, a bejelentő számára nem feltétlenül jelent hátrányt az, hogy a bejelentés nem bővíthető új kiviteli példák bevitelével. A példák szerinti kitanítás mellett legalább ilyen fontos az eredetileg benyújtott leírás általános részében adott kitanítás.
Forrás
- MIMOSA - LEGAL adatbázis (CD-ROM)
- www.european-patent-office.org/case_law/english/III_A_3-3.htm
- A szabadalmi ügyintézés módszertani útmutatója - Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest, 1999.