TANULMÁNYOK
DR. PALÁGYI TIVADAR*
Szabadalmakkal kapcsolatos érdekes döntések az amerikai bíróságok 1995-2000. évi gyakorlatából
1. A hagyományos tudás - hagyományon alapuló tudás
2. A hagyományos tudás oltalma
Az alábbiakban szabadalmakkal kapcsolatos érdekes döntéseket ismertetünk az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (U. S. Patent and Trademark Office) Fellebbezési és Interferenciatanácsának (Board of Appeals and Interferences, BAI) és a bíróságok 1995-2000. évi gyakorlatából.
Ha az amerikai szabadalmi hivatal elutasít egy szabadalmi bejelentést, a Fellebbezési és Interferenciatanácshoz lehet fellebbezést benyújtani. E tanács döntése ellen kétféle fellebbezési lehetőség van: a columbiai körzeti bírósághoz (District Court for the District of Columbia) benyújtott fellebbezés esetén új anyagra is lehet hivatkozni, míg a Szövetségi Fellebbezési Bírósághoz (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) benyújtott fellebbezés esetén ilyen lehetőség nincs. A BAI döntései ellen legtöbbször a CAFC-hez fordulnak, mert ez az út általában gyorsabb és olcsóbb.
A CAFC rendes körülmények között háromtagú tanácsban dönt, de fontosabb ügyekben en banc határoz, amikor a döntés meghozatalában a bíróság összes bírája részt vesz.
Első fokon a körzeti bíróságok tárgyalják a szabadalombitorlási ügyeket, amelyekben a felek kérhetik, hogy ügyüket esküdtbíróság tárgyalja. Az esküdtszék feladata az ilyen ügyekben ténykérdések eldöntése, míg jogi kérdésekben a bíró dönt. Ha nem kérnek esküdtszéki tárgyalást, a bíró dönt mind jogi, mind ténykérdésekben.
A körzeti bíróságok döntése ellen a CAFC-nél lehet fellebbezni.
A CAFC döntése kivételes esetekben a Legfelsőbb Bíróságnál (US Supreme Court) támadható meg.
A) Amikor a 80-as évek elején a CAFC átvette a Vám- és Szabadalomügyi Bíróság szerepét, egyúttal megváltozott a joggyakorlat is olyan értelemben, hogy a CAFC az ügyek többségében háromtagú tanácsban ítélkezik, és határozatai nem válnak kötelező érvényűvé. Ezzel szemben a jogelőd bíróság határozatait mindig a bíróság teljes kara (en banc) hozta, tehát e bíróság valamennyi határozata kötelező érvényű volt a jogutód bíróságra nézve, kivéve azt az esetet, amikor utóbbi az előző döntést en banc megváltoztatta.
A CAFC egy 1995 augusztusában hozott en banc határozata (In re Donaldson) a "feladat plusz eszköz" jellegű szabadalmi igénypontokra vonatkozott. E határozat előtt a szabadalmi hivatal a "feladat plusz eszköz" igénypontokat tágan értelmezte, míg a bíróságok az ilyen igénypontok oltalmi körét egyre szűkebben bírálták el bitorlási perekben.
Az új határozat értelmében egy szabadalmi elővizsgáló nem állíthatja, hogy egy anterioritás egy bizonyos feladatot bármilyen eszközzel megoldhat: olyan anterioritásra kell hivatkoznia, amely a bejelentés leírásában ismertetett feladatot végrehajtó konkrét eszközt ismertet.
Az újabb bírósági határozatok olyan irányzatot mutatnak, hogy az amerikai szabadalmi törvény kézenfekvőséget meghatározó 103. szakaszára alapozott elutasítások esetén ezt a szakaszt egyre szűkebben értelmezik. Ennek következtében ahhoz, hogy az Egyesült Államokban egy szabadalmat érvénytelennek minősítsenek, olyan anterioritásra kell hivatkozni, amely a szabadalmi törvény 102. szakaszának alkalmazását indokolja, vagyis újdonsághiányt bizonyít.
A bíróságok egyre szigorúbban ítélik meg a szabadalmi bejelentések több anterioritás kombinálására alapozott elutasítását, illetve egyre inkább megkövetelik az anterioritások kombinálásának megalapozottságát.
B) A Hilton Davis Chemical Co. (HDC) v. Warner-Jenkinson Co., Inc. bitorlási ügyben a CAFC 1995 augusztusában az ekvivalenciatan alkalmazását érintő döntést hozott. A pert a HDC 4 450 746 sz., színezékek ultraszűréssel végzett tisztítási eljárására vonatkozó szabadalmának bitorlása miatt indította.
Az alsófokú bíróság azt találta, hogy nem történt ugyan szó szerinti bitorlás, de az ekvivalenciatan alapján bitorlást állapított meg. Az alperes fellebbezése alapján a CAFC 7:5 arányú en banc döntése megerősítette az alsófokú bíróság határozatát, szintén az ekvivalenciatanra hivatkozva. A CAFC megállapította, hogy a Graver v. Linde ügyben alkalmazott próba csak az egyik módja az ekvivalenciatan alkalmazásának, de az utóbbi nem korlátozódik erre a próbára, mert ha van egyéb lényeges különbség az igényelt és az alperesi megoldás között, azt is figyelembe kell venni.
A CAFC döntése megerősítette, hogy az ekvivalenciatant bitorlási ügyekben továbbra is alkalmazhatják a bíróságok.
A CAFC egy korábbi en banc határozatában a Markman v. Vestview Instruments, Inc. ügyben megállapította, hogy az igénypont értelmezése vagy annak meghatározása, hogy egy igénypont ténylegesen mire vonatkozik, jogi kérdés, tehát a bírónak, nem pedig az esküdtszéknek kell eldöntenie. Ezért meglepő volt, hogy a fenti HDC v. Warner v. Jenkinson Co. ügyben hozott határozatában ez a bíróság úgy döntött, hogy amikor nincs közvetlen bitorlás, annak meghatározása, hogy az ekvivalenciatan alapján történt-e bitorlás, ténykérdés, amelyet az esküdtszéknek kell eldöntenie.
C) Az Amerikai Egyesült Államokban az eljárási szabadalmakra vonatkozó törvénymódosítás értelmében egy eljárási szabadalmat bitorol az, aki a szabadalmazott eljárással külföldön előállított terméket az Egyesült Államokba bevisz, kivéve azt az esetet, amikor a szabadalmazott eljárással előállított terméket további eljárási lépésekkel alapvetően megváltoztatják, vagy egy másik termék nem lényeges komponensévé alakítják.
Az Eli Lilly v. American Cyanamid et al. ügyben az indianai körzeti bíróságnak abban a kérdésben kellett döntenie, hogy egy szabadalmazott eljárással külföldön gyártott termék bevitele bitorlásnak minősül-e. A felperes Eli Lilly előzetes intézkedést kért az alperes ellen annak érdekében, hogy megakadályozza cefaklor antibiotikumnak -, amelyet szerinte az ő eljárási szabadalma alapján gyártottak - az Egyesült Államokba való bevitelét. A cefaklor gyártására használt eljárás kilenc lépésből állt, és a szabadalmazott eljárást az első öt lépésben használták egy közbenső vegyület előállítására.
A bíróság 1996. áprilisi határozatában megtagadta az ideiglenes intézkedés elrendelését, mert azon a véleményen volt, hogy a teljes eljárás ötödik lépésében előállított cefalosporin a cefaklor-előállítási eljárás további lépéseiben lényegesen megváltozott. A bíróság figyelembe vette a két vegyület molekulaszerkezetében fennálló különbségeket is, amelyek a cefalosporin cefaklorrá való, igen bonyolult átalakítási lépéseinek az eredményei; figyelembe vette továbbá a két vegyület biológiai tulajdonságaiban és felhasználási területein fennálló különbségeket: a cefalosporinnek nincs antibiotikus hatása, és közbenső vegyületként használható fel számos cefemvegyület előállításában, míg a cefaklor nagyfokú antibiotikus hatékonysággal rendelkezik.
D) Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága (LB) 1996 áprilisában határozatot hozott egy olyan fellebbezés ügyében, amelynek kapcsán egyetlen dologban kellett döntést hozni: egy amerikai szabadalom igénypontjainak értelmezése és jelentése kapcsán az alkotmányból eredő jog-e, hogy esküdtszéknek kell döntenie.
Az LB egyhangúan megerősítette a CAFC-nek az előző ügy kapcsán ismertetett azon állásfoglalását, hogy a szabadalmi igénypontok jelentése tisztán jogi kérdés, vagyis abban kizárólag a bíróságnak kell döntenie. Ennek megfelelően az esküdtbíráskodásnak arra a ténykérdésre kell szorítkoznia, hogy az alperes cselekményei az igénypontok bitorlását képezik-e.
A Legfelsőbb Bíróság határozata, amelyet Souter bíró foglalt írásba, az alkotmány 7. módosításának klasszikus jogi elemzéséből indul ki. A 7. módosítás esküdtszéki bíráskodást ír elő minden olyan esetben, amely elfogadása idején, vagyis az 1790-ben érvényes angol magánjogi törvény szerint esküdtszék elé terjeszthető.
Souter bíró érvelését a több mint 200 éves amerikai szabadalmi törvény áttekintése alapján vezeti le, és végkövetkeztetése szerint a szabadalmi igénypontok szövegének és oltalmi körének értelmezése, valamint ilyen vonatkozású szakértői meghallgatások értékelése teljes mértékben kívül esik az esküdtszékek hatáskörén. Ha azonban a bíróság értelmezte a szabadalmi igénypontot, a bitorlás megtörténtének elbírálása az esküdtszék hatáskörébe tartozik.
A fenti határozatból következik, hogy egy szabadalmi perben a felek nem tudhatják szabadalmi igénypontjaik jogilag meghatározott értelmét és oltalmi körét mindaddig, amíg ilyen vonatkozásban bírósági döntés nem született.
1982 óta a szabadalmi ügyekben az esküdtszéki bíráskodás gyakorisága mintegy 4%-ról 60% fölé emelkedett, és majdnem mindegyik ügyben az esküdtszéknek igénypont-értelmezési kérdésben is döntenie kellett. Az LB fenti határozata következtében valószínű, hogy az esküdtszéki bíráskodások száma szabadalmi ügyekben csökkenni fog.
Souter bíró írásbeli határozata egy további lényeges megállapítást is tartalmaz, mert hangsúlyozza, hogy az amerikai szabadalmak igénypontjának nem csupán az a szerepe, hogy a találmány pontos másolását tiltsa meg, hanem olyan termékek előállítását is, amelyek a találmány lényegén alapszanak, azonban megkerülik az igénypont betű szerinti szövegét. Ez alapot ad az ekvivalenciatan további alkalmazásához.
E) A CAFC a Rowe v. Dror ügyben 1997 augusztusában megváltoztatta a Szabadalmi Fellebbezési és Interferenciatanács egy olyan döntését, amely újdonságrontónak találta Rowe igénypontjaira nézve Lemerson egyik szabadalmát.
Rowe Jepson-típusú, vagyis tárgyi körre és jellemző részre tagolt igénypontjának tárgyi körében egy "angioplasztikus" típusú ballonkatéterre hivatkozott. Ezzel szemben Lemerson szabadalma csak egy általános katétert ismertetett. Rowe fellebbezésében azt állította, hogy a tanács tévedett, amikor az "angioplasztikus" jelzőt nem tekintette korlátozó tényezőnek, és így a Lemerson-féle szabadalmat újdonságrontónak nyilvánította.
A CAFC megállapította, hogy a Jepson-típusú igénypontforma külön hangsúlyozza a tárgyi körben megadott szerkezeti jellemzők fontosságát. Emellett Rowe szabadalmi leírása és rajzai is kiemelik az angioplasztikus ballonkatéter szerkezeti sajátságait, amelyek révén a katéter képes sugárirányban tágulni és ezáltal nyomást kifejteni a körülötte levő véredény lerakódásokkal bevont falára. Ennek következtében a Lemerson-féle ballonkatéter nem minősíthető újdonságrontónak.
F) A CAFC egy 1998. márciusi döntésében megváltoztatta a Szabadalmi Fellebbezési és Interferenciatanács egy határozatát, amelyben elutasított egy tűzálló szerkezeti lemezre vonatkozó igénypontokat. Az igényelt lemez 0,028-0,5 mm vastagságú fóliából készített, "rendkívül finom fémháló" volt, amelyet a tanács kézenfekvőnek minősített egy elsődleges hivatkozásként idézett angol szabadalom és több másodlagos hivatkozás alapján, amelyek mindegyike fémhálóra vonatkozott. A CAFC azonban úgy találta, hogy az angol szabadalom nem nyilvánította ki a fóliából készített fémháló használatát, és a másodlagos hivatkozások sem tartalmaztak utalást arra, hogy a fémháló felhasználható lenne összetett szerkezetek, így gipszlapok erősítésére, de ha tartalmaztak is ilyen utalást, nem javasolták felhasználásukat tűzállóság javítására. Emellett egyik hivatkozás sem nyilvánította ki a fémháló fémszálainak igényelt vastagságtartományát.
Ilyen alapon a CAFC arra a véleményre jutott, hogy szakember még csak nem is venné fontolóra a vékony fémháló felhasználását erősített fallapok szilárdságának növelésére. Nem talált olyan elemet sem, amely indokolná a hivatkozások kombinálását, különösen az igénypont szerinti tűzállóság növelése szempontjából. Így megállapította, hogy a tanács nem talált első pillantásra (prima facie) meggyőző bizonyítékot a kézenfekvőségre, és ezért megváltoztatta annak döntését.
G) A Sandvik Aktiebolag azért indított bitorlási pert az E. J. Co. ellen, mert az a felperes szabadalma szerinti, karbid fúróhegyű fúróberendezést úgy hozta forgalomba, hogy egyúttal útmutatást is adott a fúróhegy újbóli élezésére annak elkopása után. A szabadalmas úgy tekintette, hogy a fúróhegy használhatatlanná válik, ha már nem lehet újra kiélezni; az alperes viszont szolgáltatást létesített a fúróhegy újbóli élezésére és a fúrófej cseréjére.
A felperes nézete szerint az alperes bitorlást követett el a fúrófej hegyének cseréjére vonatkozó szolgáltatással. Az alperes azzal védekezett, hogy ez a művelet a szabadalmazott fúrók törvény által megengedett javítása volt. Az alsófokú bíróság ezzel egyetértett, viszont a CAFC megváltoztatta az alsófokú határozatot, és a körülmények mérlegelése alapján 1998 márciusában úgy döntött, hogy az alperes bitorlást követett el figyelembe véve, hogy a szabadalmasnak nem állt szándékában a fúrókat új fúrófejjel ellátni.
H) A Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type ügyben a CAFC 1998 szeptemberében helybenhagyta az alsófokú bíróságnak azt a döntését, hogy az alperes nem követett el bitorlást, amikor a felperestől vásárolt tintasugaras patront úgy módosította, hogy lehetővé tette a tinta újratöltését a patronba. A vonatkozó szabadalom egyik igénypontjának sem volt eleme a tinta, és egyik igénypont sem tiltotta a patron módosítását.
A CAFC azon a véleményen volt, hogy a szabadalmazott termék hasznos életét követően az alperes új terméket hozott létre. Véleménye szerint a patronokat úgy tervezték meg, hogy a tinta a szabadalmazott kombináció egészének a tönkremenetele előtt kifogyhat, és a kombináció élettartama lényegesen hosszabb, mint egy tintatölteté. Ezért a CAFC arra a következtetésre jutott, hogy a felperes a tintasugaras patronokat a tinta pótlására vonatkozó korlátozás nélkül adta el. Így az alperes a tinta újratöltésének lehetővé tételével nem követett el bitorlást.
I) A CAFC az In Re Brana ügyben 1998 novemberében hozott határozatában azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a gyógyszer tárgyú bejelentések esetén az állatkísérletek elegendők-e a hasznosság (utility) követelményének bizonyítására.
A szabadalmi hivatal elővizsgálója a szabadalmi bejelentést a szabadalmi törvény 112. szakaszának első bekezdése alapján elutasította, mert a leírásban nem volt egyértelműen megjelölve olyan betegség, amely ellen az igényelt anyag hatásos lett volna, és mert az elvégzett állatkísérletek - az elővizsgáló szerint - nem voltak elegendők ahhoz, hogy kellő mértékben megalapozzák az igényelt anyagok gyakorlati felhasználhatóságát emberi daganatok elleni szerként.
A CAFC a Fellebbezési Tanács mindkét érvét elutasította. Azzal kapcsolatban, hogy állatkísérletek elegendők-e egy gyógyszer hasznosságának bizonyítására, megállapította, hogy a szabadalmi hivatalon van a bizonyítási teher, ha megtámadja a leírásban kinyilvánított hasznosságot. Ezt a bizonyítást azonban a hivatal elmulasztotta. A bíróság határozata leszögezi, hogy egy állított gyógyászati hatásnak szabványos kísérleti állatokon végzett, statisztikailag szignifikáns vizsgálatokkal való bizonyítása kielégítő a szabadalomjogi hasznosság bizonyításához.
J) A CAFC 1998. decemberi döntése az In re Deuel ügyben a biotechnológiai találmányok kézenfekvőségével kapcsolatos kérdések megítélése szempontjából érdekes.
A Deuel egy ismert proteint kódoló DNS-szekvenciákra igényelt szabadalmat. Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala a bejelentést arra hivatkozva utasította el, hogy a protein maga és a protein aminosav-szekvenciájának egy része már ismert volt, és általánosan ismert technikának minősül a DNS-szekvenciák elkülönítése parciális aminosav-szekvencia felhasználásával. Így az a kérdés volt eldöntendő, hogy magát a terméket kézenfekvővé teszi-e, ha előállítására egy ismert megoldással a technika állása ösztönzést nyújt.
A CAFC véleménye nemleges volt, ezért megváltoztatta a Fellebbezési Tanács döntését, és szabadalmazhatónak minősítette a proteint kódoló DNS-szekvenciákra vonatkozó igénypontokat. A bírósági határozat szerint új kémiai vegyületekre vonatkozó igénypontok esetén csak akkor lehet megállapítani, hogy azok prima facie nem szabadalmazhatók, ha a technika állásának tanítása "javasolja" az igényelt vegyületeket. Ezt egy proteinszekvencia nem teszi lehetővé, mert "a genetikai kód degenerációja rendkívül nagy számú olyan DNS-szekvencia feltételezését teszi lehetővé, amely a proteint kódolni képes. Ezen DNS-ek közül egyik sem lehet kézenfekvő, ha a technika állásában nincs valami, ami az adott DNS-hez vezet. ... A DNS elkülönítésére szolgáló általános módszer létezése közömbös annak megítélése szempontjából, hogy maguk a specifikus molekulák kézenfekvők voltak-e."
A bíróság határozata azt a megállapítást is tartalmazza, hogy a szóban forgó ilyen szekvenciák kézenfekvők lehettek volna, ha a protein teljes aminosav-szekvenciája ismert lett volna, de az adott esetben csupán a szekvenciának egy része volt ismert.
K) A Wayne Pfaff v. Wells Electronics Ltd. ügyben a Legfelsőbb Bíróság 1999 januárjában helybenhagyta a CAFC határozatát, amely megállapította, hogy egy számítógépchip-foglalatra vonatkozó szabadalom érvénytelen, mert a feltaláló túl sokáig várt a bejelentés benyújtásával.
A Legfelsőbb Bíróság döntésének indoklása szerint azt követően, hogy a szabadalmaztatni kívánt termék részletes műszaki rajzai elkészültek, a feltalálók terméküket a szabadalmi bejelentés benyújtása előtt csak egy éven belül hozhatják forgalomba, mert különben szabadalmi bejelentésük nem minősül újnak. Az 1952. évi szabadalmi törvény szerint ugyanis az egyéves türelmi idő a találmány forgalomba hozatalának napján indul.
A Texas Instruments (TI) felkérte Wayne Pfaffot, hogy fejlesszen ki egy foglalatot vezeték nélküli integrált áramköri chipekhez. Pfaff megtervezett egy megfelelő foglalatot. Termékének általános elgondolását bemutatta a TI képviselőinek, és egy független gyártónak részletes műszaki rajzokat küldött. A TI megbízásából egy cég 30 000 egység gyártására írásbeli rendelést küldött Pfaff vállalatának, a Plastronics cégnek, megerősítve a korábbi szóbeli rendelést. Pfaff a legyártott egységeket bevizsgálta, majd az egész szállítmányt továbbította a TI-nek.
Pfaff ezt követően nyújtott be szabadalmi bejelentést, amelyre három évvel később engedélyeztek szabadalmat.
Pfaff a körzeti bíróságnál bitorlási pert indított a Wells Electronics cég ellen. A bíróság megállapította, hogy az alperes bitorolja Pfaff szabadalmának bizonyos igénypontjait. A bíróság döntése szerint az a tény, hogy Pfaff terméke a szabadalmi bejelentés előtt már kereskedelmi forgalomba került, nem befolyásolta a találmány újdonságát, mert találmánya a kritikus időpontban még nem volt fizikailag befejezve.
A CAFC megváltoztatta a körzeti bíróság döntését. Indoklása szerint az a döntő, hogy a kereskedelmi forgalomba hozatal időpontjában a találmány készenléti foka alapján el lehetett-e várni, hogy befejezéskor működni fog a szándékolt felhasználási területen.
Pfaff foglalatának egyetlen elemét sem állították elő a kritikus időpontig megfogható termék alakjában. Ennek ellenére a bíróság arra a tényre támaszkodott, hogy (1) a gyártónak küldött rajzok elég részletesek voltak, konkrét méret- és anyagadatokkal, és így gyakorlatilag egy prototípussal voltak egyenértékűek; (2) Pfaff annyira bízott abban, hogy a tervei alapján készítendő tárgy alkalmas lesz a szándékolt célra való felhasználásra, hogy a nagyüzemi gyártást prototípus elkészítése nélkül kezdte el; és (3) az igényelt találmány viszonylag egyszerű készülék volt, amiből arra lehet következtetni, hogy a foglalat kellő mértékben - bár nem fizikai értelemben - ki volt fejlesztve ahhoz, hogy az egyéves türelmi időt megkezdettnek lehessen tekinteni.
Pfaff a Legfelsőbb Bírósághoz (LB) kérelmet nyújtott be az alábbi kérdés megválaszolására: "Arra a régóta megalapozott törvényes meghatározásra tekintettel, hogy az egyéves türelmi idő a kereskedelmi forgalomba hozatal vonatkozásában csak akkor indulhat, amikor egy találmány teljesen ki van dolgozva, a Pfaff-féle szabadalom az amerikai szabadalmi törvény 102(b) szakasza alapján érvénytelennek tekinthető-e, ha Pfaff találmánya nem volt teljesen kész szabadalmi bejelentésének benyújtási napja előtt több mint egy évvel?"
Az LB először azt tanulmányozta, hogy a 102(b) szakasz szerint hogyan kell értelmezni a "találmány" szót. Ha ehhez a találmány fizikai megvalósítására van szükség, Pfaff később igényelt találmánya a törvény értelmezése alapján nem lehetett kereskedelmi forgalomban a kritikus időpont előtt. A bíróság a szabadalmi törvény 102(g) szakaszának szövege alapján úgy találta, hogy a "találmány" fogalma nem kívánja meg a fizikai megvalósítást, majd azt vizsgálta, hogy a CAFC által megállapított "lényegileg kész" standard elfogadható megközelítés-e a törvényes türelmi idő kezdőpontjának meghatározásához. Az LB elutasította ezt a standardot, mert úgy találta, hogy a "lényegileg kész találmány" szövegezés megtévesztő és következetlen, minthogy a 102(b) szakasz szövege "találmány" -ra, nem pedig "lényegileg kész találmány"-ra utal. Ehelyett a bíróság kétlépéses próbát állapított meg annak meghatározására, hogy mikor kell a terméket kereskedelmi forgalomban levőnek tekinteni. Ennek megfelelően az egyéves türelmi idő akkor indul, amikor az alábbi két követelményt kielégítették:
a terméket felajánlották kereskedelmi eladásra és
a találmány "szabadalmazásra kész".
A bíróság a második követelmény kapcsán megállapította, hogy egy találmány kétféle úton válhat szabadalmazásra késszé:
amikor ténylegesen gyakorlatba vették vagy
amikor a feltaláló rajzok vagy más kifejezési mód segítségével olyan leírást készített, amely szakember számára lehetővé teszi a találmány gyakorlatba vételét.
Végül az LB a kétrészes próbát a Pfaff esetében ismert tényekre alkalmazta. Minthogy Pfaff elismerte, hogy a kritikus időpont előtt találmányát felajánlotta kereskedelmi eladásra, az egyetlen kérdés az volt a bíróság számára, hogy Pfaff találmánya a kritikus időpont előtt "szabadalmazásra kész" volt-e. A gyártónak küldött részletes rajzok alapján a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérdéses találmány szerinti foglalat a kritikus időpont előtt szabadalmazásra kész volt, mert egy szakember a találmányt gyakorlatba vehette volna a gyártónak küldött műszaki rajzok alapján.
Az LB tehát megerősítette, hogy a gyakorlatba vételnek nem kell feltétlenül megindítania az egyéves türelmi időt a "kereskedelmi forgalom" 102(b) szakaszban foglalt tilalma vonatkozásában. Az LB azonban új standardot állított föl annak meghatározására, hogy egy találmány kellő mértékben ki van-e dolgozva ahhoz, hogy a kereskedelmi forgalom tilalma vonatkozzék rá.
A bírósági döntésből következik, hogy bizonyos típusú találmányok esetén a "szabadalmazásra kész" előírás miatt az egyéves türelmi idő a termék kifejlesztésének korábbi időpontjában kezdődhet.
L) A CAFC a Purdue Pharma L. P. v. Faulding Inc. ügyben 1999 márciusában hozott ítélete helybenhagyta az elsőfokú körzeti bíróság döntését, amely megfelelő kinyilvánítás hiánya miatt érvénytelennek minősített egy nyújtott hatású, orálisan adagolható készítményre vonatkozó szabadalmat.
A szabadalom igénypontjai olyan morfinkészítményre vonatkoztak, amelynek a csúcskoncentrációja a testben meghaladta a 24 óra után mérhető koncentráció kétszeresét. Erről a leírás azt állította, hogy ellentétben áll a technika állásán alapuló azon tanítással, hogy a koncentráció állandó értéken tartása lenne kívánatos. A szabadalmi leírás szerint fontos a koncentráció gyors növelése. A leírás két példát tartalmazott, amelyek alátámasztották a "kétszeres koncentráció" tételét.
A CAFC szerint az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a "gyors növekedés" más, mint a "kétszeres koncentráció", és hogy az adatok egyszerű kinyilvánítása nem szolgáltatott megfelelő alapot annak valószínűsítéséhez, hogy az igényelt találmány a feltalálók birtokában volt a benyújtás időpontjában.
M) A CAFC az Elk Corp. of Dallas (Elk) v. GAF Building Materials Corp. (GAF) ügyben 1999 júliusában jóváhagyta egy területi bíróság (district court) döntését, amelyben egy mintaszabadalommal (design patent) kapcsolatos bitorlási perben elutasították a mintaszabadalom tulajdonosának keresetét arra hivatkozva, hogy a bejelentő az elővizsgálati eljárás alatt elmulasztott egy lényeges adatot közölni a hivatallal.
A GAF 1975-ben 3 921 358 számmal szabadalmat kapott kétrétegű, kompozit tetőzsindely tárgyú találmányára. A szabadalomra számos gyártó - köztük az Elk is - használati engedélyt kapott. Az 1980-as évek vége felé az Elk néhány alkalmazottja a GAF szabadalma alapján kidolgozott egy szintén kétrétegű, kompozit tetőzsindelyt. Az erre vonatkozó mintaszabadalmi bejelentés benyújtása előtt a feltalálók egyike (Weaver) újdonságvizsgálati kutatást rendelt. A kutatást kérő levélhez csatolta a GAF-szabadalom egy másolatát, és elismerte az abban ismertetett szerkezet és a kutatás tárgyának hasonlóságát. Weaver a kézhez kapott kutatási jelentésről az egyik társfeltalálónak tájékoztatást küldött, amelyben a kutatási jelentés által említett egyik (Giles-féle) szabadalomra azzal hívta fel a figyelmet, hogy az "különösen érdekes". A feltalálók a kutatási jelentést és Weaver feljegyzését elküldték szabadalmi ügyvivőjüknek, aki lefolytatta a mintaszabadalmi eljárást anélkül, hogy a GAF-szabadalomra vagy a Giles-szabadalomra hivatkozott volna. A mintaoltalmat 144 számmal engedélyezték.
Az Elk bitorlási keresetet indított a GAF ellen, míg a GAF kérte a 144 sz. mintaszabadalom érvénytelennek nyilvánítását arra hivatkozva, hogy a bejelentők az elővizsgálati eljárás alatt "méltánytalan viselkedést" tanúsítottak, mert elmulasztották a GAF-féle és a Giles-féle szabadalomra való hivatkozást. A körzeti bíróság a GAF javára döntött megállapítva, hogy a 144 sz. mintaszabadalom lényeges tájékoztatás közlésének elmulasztása miatti méltánytalan viselkedés következtében nem érvényesíthető, amit a CAFC megerősített, megállapítva, hogy a 144 sz. mintaszabadalomra nézve a GAF-féle és a Giles-féle szabadalmakban kinyilvánított anyag lényeges volt. Ezenkívül a CAFC azt is bizonyítottnak találta, hogy a bejelentő részéről a közlés elmulasztása félrevezetési szándékból történt, mert a feltalálók a 144 sz. mintaszabadalom tárgyát a GAF-szabadalomra alapozták, és Weaver újdonságvizsgálatot kérő levele elismerte a közeli hasonlóságot. A kutatási jelentés is említette a Giles-szabadalmat, és Weaver feljegyzése feltalálótársához hangsúlyozta annak fontosságát.
Az ügyből levonható általános tanulság, hogy a feltalálóknak még mintaszabadalmi bejelentés esetén is figyelembe kell venniük a kinyilvánítási kötelezettséget, és ennek megfelelően közölniük kell a hivatallal minden ismert lényeges információt.
N) A CAFC a J.E.M. AG Supply Inc. v. Pioneer Hi-Bred International Inc. ügyben 2000 februárjában úgy ítélkezett, hogy a növényszabadalmi törvény (Plant Patent Act) és a fajtaoltalmi törvény (Plant Variety Protection Act) révén elérhető külön oltalmi formák ellenére az amerikai szabadalmi törvény 101. szakasza alapján növényekre is lehet rendes szabadalmi (utility patent) oltalmat engedélyezni.
Az ítélet meghozatalakor a bíróság jogalapként a Diamand v. Chakrabarty ügyre hivatkozott, amelynek alapján első ízben engedélyeztek szabadalmi oltalmat mikroorganizmusokra.
O) Az ekvivalenciatan alkalmazását alapvetően befolyásolta a CAFC 2000. november 29-én hozott döntése a Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (Festo) ügyben, mert arra számos későbbi döntésben is hivatkoznak. A vonatkozó szabadalom egy dugattyúhoz mágnesesen kapcsolt és az által meghajtott szállítószalagon levő tárgyak mozgatására szolgáló eszközre vonatkozott. Az ügyben a CAFC új szabályokat állapított meg az elővizsgálati eljárás lefolytatásának a szabadalom oltalmi körére gyakorolt korlátozó befolyásával (Prosecution History Estoppel, PHE) kapcsolatban.
Az ekvivalenciatan az amerikai szabadalmi jogban is lehetővé teszi, hogy egy szabadalom oltalmi körét az igénypontok szövegénél tágabban értelmezzék. A PHE gátolja az oltalmi kör kiterjesztését, mert az elővizsgálati események folyományaként a szabadalmas nem állíthatja, hogy a szabadalom oltalmi köre olyan tárgyra is kiterjed, amelyről az elővizsgálati eljárás során lemondott. A Festo-ügyben hozott bírósági döntés szerint ilyen befolyással kell számolni, amikor egy igénypont megváltoztatása azért történik, hogy a bejelentő biztosítsa a szabadalmazhatóságot a technika állásának figyelembevétele mellett. Ilyen befolyás azonban nemcsak akkor forog fenn, amikor a bejelentő a technika állásától való elhatárolás miatt módosítja a leírást, hanem minden olyan módosítás esetében is, amelynek célja, hogy a szabadalmazás bármilyen követelményének eleget tegyen, ideértve az önkéntes módosításokat is, amilyen például az "előzetes módosítás" (preliminary amendment). Ennek megfelelően a bejelentés benyújtása után eszközölt minden módosítás, amely a törvényes követelmények kielégítését célzó bármilyen okból szűkíti egy igénypont oltalmi körét, PHE-t képez a módosított igénypontelem vonatkozásában (de a módosítatlan igénypontelemekre nézve nem). Ebből következik, hogy a módosított igénypontelemre nem alkalmazható az ekvivalenciatan, ha PHE forog fenn.
A Festo-döntés kapcsán a Legfelsőbb Bíróság hozott 2002-ben ítéletet, amely enyhíti a CAFC által megállapított szigorú szabályokat. Erről a döntésről egy következő cikkben fogunk beszámolni.
Lábjegyzetek:
* Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.